“Safe” is in hoge mate beschrijvend van karakter

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 25 juli 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:4280 (Eurosafe solutions BV tegen Ensafe BV)

Merkenrecht. Concurrentiebeding. Totaalindruk voldoende verschillend. Eurosafe Solutions is in 2000 opgericht en houdt zich bezig met de distributie van valbeveiligingsproducten. Welgelegen Beheer, bestuurder en aandeelhouder van Eurosafe Solutions, heeft in 2005 het Benelux beeldmerk Eurosafe Solutions gedeponeerd. Ensafe is opgericht in juni 2011 en voert een soortgelijke onderneming. In 2012 heeft zij gekozen voor een nieuwe huisstijl en een nieuw teken/beeldmerk. In 2013 is door Eurosafe een nieuw beeldmerk gedeponeerd.

Eurosafe Solutions c.s. stelt naast merkinbreuk door Ensafe, ook schending van concurrentiebedingen door (oud-) werknemers. “Safe” is in hoge mate beschrijvend van karakter en dus weinig beschermenswaardig, ook het kleurgebruik levert onvoldoende overeenstemming op. De totaalindruk van de beide beeldmerken is al met al voldoende verschillend. De voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik door Ensafe van haar nieuwe teken voorshands niet in strijd is met artikel 2.20 lid 1, sub b en c BVIE.

In reconventie: Ensafe acht het nieuwe beeldmerk van Eurosafe nietig, omdat het depot te kwader trouw zou zijn verricht. Eurosafe Solutions echter heeft vóór-voorgebruik voldoende aannemelijk weten te maken en de voorzieningenrechter neemt aan dat het depot door Eurosafe Solutions niet te kwader trouw is verricht en gaat uit van de geldigheid van het door Welgelegen Beheer gedeponeerde en aan Eurosafe Solutions in licentie gegeven merk.

De vorderingen in conventie inzake de concurrentiebedingen worden afgewezen, terwijl in reconventie toewijzing (schorsing) volgt.

Betreffende de merkinbreuk
6.3. Ensafe acht het nieuwe beeldmerk van Eurosafe Solutions nietig omdat het depot te kwader trouw zou zijn verricht en Ensafe als voorgebruiker dient te worden aangemerkt. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer. Ingevolge artikel 2.4. sub f, onder 1 BVIE wordt geen recht op een merk verkregen indien het depot te kwader trouw is verricht. Dit is met name het geval indien (kort gezegd) de deposant weet of behoort te weten dat een derde een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten gebruikt. Eurosafe Solutions lijkt gezien de datum van het depot, 9 april 2013, dus nádat Ensafe haar nieuwe teken vanaf januari 2013 had geïntroduceerd op de markt, de schijn tegen te hebben. Eurosafe Solutions heeft echter met de door haar gegeven onderbouwing (weergegeven in r.o. 4.2.1.) vóór-voorgebruik voldoende aannemelijk weten te maken. De voorzieningenrechter neemt aan dat het depot op 9 april 2013 door Eurosafe Solutions niet te kwader trouw is verricht en gaat uit van de geldigheid van het door Welgelegen Beheer gedeponeerde en aan Eurosafe Solutions in licentie gegeven merk.

6.6. De voorzieningenrechter is van oordeel dat beide tekens in het economisch verkeer in hoge mate voor dezelfde waren en diensten worden gebruikt. Eurosafe Solutions installeert en inspecteert valbeveiligingssystemen (haar klanten zijn met name eindgebruikers zoals gebouweigenaren) en Ensafe ontwikkelt, fabriceert en distribueert valbeveiligingssystemen (haar klanten zijn veelal de dealers/installateurs van valbeveiligingsproducten). Ensafe heeft weliswaar naar voren gebracht dat van soortgelijke waren en diensten geen sprake is omdat beide ondernemingen een andere schakel in de keten innemen, maar dit argument is in casu niet echt sterk. Beide ondernemingen zijn immers actief op de valbeveiligingsmarkt: de zeer specifieke markt van goederen en diensten die het bijzondere doel hebben om te bewerkstelligen dat mensen niet van hoge objecten naar beneden kunnen vallen. De waren en diensten zijn afkomstig uit dezelfde branche (het gaat in beide gevallen om valbeveiligingsproducten) en hebben (grotendeels) hetzelfde gebruiksdoel. Dat de ene partij het accent van haar activiteiten meer legt op het ene aspect in de keten tussen productontwikkeling aan het ene uiteinde en de daadwerkelijke montage en inspectie van valbeveiligingsproducten op het dak aan het andere uiteinde, doet aan het oordeel dat het gebruik van de tekens soortgelijke waren en diensten betreft niet af.

6.7. Omtrent de totaalindrukken van merk en teken overweegt de voorzieningenrechter het volgende.
6.8. Van de betekenis van de woordcomponenten in het beeldmerk moet Eurosafe Solutions c.s. het voor de verkrijging van merkenrechtelijke bescherming niet hebben; “Safe” is, zoals Eurosafe Solutions c.s., zelf ook heeft onderkend, in hoge mate beschrijvend van karakter. Het is weinig beschermenswaardig dat Eurosafe Solutions en Ensafe beiden de term “safe” hebben verwerkt in de aanduiding waarmee zij hun existentie naar de buitenwacht kenbaar maken. “Euro” is een zeer algemeen gebruikt voorvoegsel aan deze zijde van de Atlantische Oceaan en zodoende ook weinig geëigend om een rechter tot beschermende activiteit te bewegen. Het voorvoegsel “Euro” verschilt, afgezien van de hoofdletter “E”, te veel van “En” om daar qua woordinhoud een probleem te kunnen ontwaren. Het is dus begrijpelijk dat Eurosafe Solutions c.s. het zwaartepunt van de argumentatie heeft gezocht buiten de woordinhoud. Ook auditief is er een groot verschil tussen het langere en klankrijkere Eurosafe Solutions en Ensafe.

6.9.Aan Eurosafe Solutions c.s. kan wel worden toegegeven, en dat is het meest sprekende aspect in haar argumenten, dat het kleurgebruik in de beide beeldmerken sterke overeenstemming vertoont (rood-wit-blauw) en dat de kleur van het beeldmerk in beide gevallen halverwege van rood op blauw overgaat. Dat levert naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter op zichzelf, noch in samenhang met andere aspecten van de beide beeldmerken, onvoldoende overeenstemming op om Eurosafe Solutions c.s. in kort geding de bescherming van het beeldmerk te bieden waarom zij vraagt. In dit kort geding is gebleken dat ook andere bedrijven in de branche dezelfde kleurcombinatie gebruiken (net als er ook diverse landen zijn die net als Nederland een combinatie van rood, wit en blauw in hun nationale kleuren hebben).
6.13. Eurosafe Solutions c.s. heeft als grondslag van haar vorderingen mede aangevoerd dat Eurosafe Solutions in de Benelux een bekend merk is en dat met het gebruik van het teken Ensafe door Ensafe ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen, de reputatie en de exclusiviteit van het merk Eurosafe Solutions, waarmee zij zich mede wil beroepen op de bescherming van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE voor niet-soortgelijke waren. Ook op die grondslag strandt de vordering. (...)

Betreffende de concurrentiebedingen en de daarmee verbonden onrechtmatige daad (conventie en reconventie)
6.24. Het is onwaarschijnlijk dat een kantonrechter in een bodemzaak (thans nog) een beslissing zou nemen die mee zou brengen dat de werknemers hun werkzaamheden voor Ensafe ([gedaagde 4]) dan wel Daksecure ([gedaagde 3], [gedaagde 5] en[gedaagde 6]) zouden moeten staken. Het ligt in de rede dat de bodemrechter zal komen tot minimaal een gedeeltelijke vernietiging van de concurrentiebedingen op grond dat, in verhouding tot het te beschermen belang van de oud-werkgever Eurosafe Solutions, de vier werknemers door hun concurrentiebeding onbillijk worden benadeeld. Er is onvoldoende grond om de werknemers bij wijze van voorlopige voorziening te verbieden hun werkzaamheden in dienst van Ensafe c.s. voort te zetten. De vorderingen in conventie die gericht zijn tegen de werknemers (III) zullen daarom worden afgewezen. Alhoewel aan Eurosafe Solutions het wapen van het concurrentiebeding in conventie in feite al uit handen wordt geslagen, is er geen aanleiding om in reconventie de gevraagde voorziening, strekkende tot schorsing van de werking van het concurrentiebeding niet te treffen.

6.25.Ten slotte heeft Eurosafe Solutions aangevoerd dat Ensafe c.s. profiteren van de wanprestatie van de werknemers. Gelet op de omstandigheid dat de voorzieningenrechter tot de conclusie is gekomen dat de werknemers niet, althans niet meer, door Eurosafe Solutions aan hun concurrentiebedingen kunnen worden gehouden, is er thans ook geen grond om aan te nemen dat Ensafe en Daksecure onrechtmatig handelen jegens Eurosafe Solutions door van hun diensten gebruik te maken. Er is geen basis om Ensafe en Daksecure te gebieden het werken met de werknemers te staken dan wel Ensafe en Daksecure te verbieden hen voor zichzelf of anderen te laten werken. De betreffende vordering in conventie (II) wordt afgewezen.

6.26. De vorderingen in conventie inzake de concurrentiebedingen zullen worden afgewezen, terwijl in reconventie toewijzing volgt. Eurosafe Solutions zal in conventie en in reconventie als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure aan de zijde van de werknemers en Ensafe c.s. als hier na te melden. Eurosafe Solutions zal ook als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de reconventie aan de zijde van de werknemers als hier na te melden.

7 De beslissing
De voorzieningenrechter in conventie
7.1. wijst de vorderingen af,
7.2. veroordeelt Eurosafe Solutions c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Ensafe betreffende de merkinbreuk tot op heden begroot op € 13.507,96 aan salaris advocaat en € 589,00 aan griffierecht (in totaal € 14.096,96),
7.3. veroordeelt Eurosafe Solutions in de proceskosten, aan de zijde van Ensafe c.s. en de werknemers betreffende de concurrentiebedingen tot op heden begroot op € 816,00,
7.4. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie
7.5. schorst de gelding van de tussen Eurosafe Solutions enerzijds en [gedaagde 3], [gedaagde 4], [gedaagde 5] en[gedaagde 6] anderzijds overeengekomen concurrentiebedingen totdat daarover in een eventuele bodemprocedure zal zijn beslist,
7.6. veroordeelt Eurosafe Solutions in de proceskosten, aan de zijde van de werknemers tot op heden begroot op € 408,00,
7.7. verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
7.8. wijst af het meer of anders gevorderde.

 

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBOBR:2013:4280 (pdf)