Licentieovereenkomst voor onbeschermd merk geen strijd met goede zeden

Gerechtshof Amsterdam 2 juni 2023, IEF 21490; ECLI:GHAMS:2023:1243 (Stichting X/Y Holding) In deze zaak hebben Stichting X (hierna: appellanten) beroep ingesteld tegen een uitspraak die in het voordeel van Y Holding is uitgevallen. Partijen hadden namelijk een licentieovereenkomst gesloten ten aanzien van een naam en bijbehorend logo. Op grond van die overeenkomst heeft Y Holding aanspraak op vergoedingen die appellanten niet hebben betaald. De overeenkomst zelf stamt nog uit 1998 en wordt in 2008 stilzwijgend verlengd, het merk wordt in 2011 gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. In 2012 en 2017  worden elk nóg een licentieovereenkomst getekend, omdat appellanten twee nieuwe stichtingen oprichten die gebruik willen maken van het merk. Y holding vordert in eerste aanleg betaling op grond van de licentieovereenkomst, waar appellanten zich tegen verweren met de stelling dat zij dan in strijd handelen met het winstuitkeringsverbod van stichtingen, dat er sprake is van bedrog en dwaling en dat de licentieovereenkomst in strijd is met de goede zeden. Op grond van deze overtuigingen vechten zij het vonnis van de rechtbank aan, dat hen tot betaling dwingt. 

De reden dat appellanten betogen dat de licentieovereenkmost in strijd is met de goede zeden, is meervoudig. Ten eerste is de prijs voor het gebruik van het merk, logo en bijkomende goodwill een vergoeding ter grootte van 10 procent van het bedrijfsresultaat van elke afzonderlijke licentiehouder. Ten tweede is Y Holding overgenomen door de zoon van de enige aandeelhouder van dat bedrijf. De stichting stelt zich op verdere verweren tegen het vonnis van de rechtbank. Het hof gaat deze stapsgewijs af. 

De licentieovereenkomsten worden niet geacht in strijd te zijn met de goede zeden. Dat appellanten voor ogen stond dat zij een uitsluitend recht hadden verkregen, hebben zij namelijk niet genoeg onderbouwd. Ook doet het feit dat elke derde ten tijde van de overeenkomst het logo en merk had kunnen registreren maakt niet dat er sprake is van strijd met de openbare orde. Het stond partijen namelijk vrij om in hun onderlinge verhouding het recht van Y Holding te erkennen, ongeacht of dit recht geregistreerd was. Dat zij zonder deze overeenkomst ook gebruik hadden kunnen maken van het logo, doet daar niet aan af. Er is daarom ook geen sprake van een onverschuldigde betaling. Het bedrag dat appellanten periodiek betaalden droeg namelijk een tegenprestatie van Y Holding, die beide partijen kenden. 

Het volgende verweer is dat de licentieovereenkomsten in strijd zouden zijn met een dwingende wetsbepaling, namelijk het verbod op winstuitkering door stichtingen. Het hof oordeelt dat dit verweer geen stand houdt, omdat 'het verbod op uitkering slechts slaat op prestaties waar geen of een (met opzet) ongelijkwaardige tegenprestatie tegenover staat'. Dat is niet het geval. Het hof stelt dat appellanten blijkbaar dermate veel waarde hebben gehecht aan het gebruiksrecht van het litigieuze merk dat zij hier een prestatie voor wilden leveren. Dat maakt dat het hof nogmaals tot de conclusie komt dat er geen sprake is van een nietige overeenkomst. Daaruit vloeit ook voort dat er geen onverschuldigde betaling is gedaan, omdat de overeenkomst een rechtsgrond geeft voor de betaling.

Het is om deze reden dat er ook geen sprake is van onrechtmatig handelen. Appellanten betogen dat Y Holding zich bewust was van het feit dat het merk niet geregistreerd was, maar dat zij deze 'dubbele agenda' bewust verborgen heeft gehouden. Het hof stelt echter vast dat appellanten al in 1998 bekend waren met alle feiten en omstandigheden die zich rond de overeenkomst afspeelden. Geen van de handelingen die Y Holding heeft verricht zijn onrechtmatig bevonden. Uit grond van de voorgaande overwegingen komt het hof ook tot de conclusie dat er geen sprake kan zijn van dwaling. Het hof wijst alle vorderingen van appellanten af en bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.
 

4.9 Het hof verwerpt dit betoog. [Y] Holding heeft als verweer aangevoerd dat ingevolge de toenmalige Benelux-merkenwet registratie slechts een voorwaarde was voor het verkrijgen van een uitsluitend recht. Een merkhouder kon zijn merk ook zonder registratie in licentie geven, zoals blijkt uit artikel 11 sub A en B
Benelux-merkenwet. Uit de tekst van de licentieovereenkomst volgt niet dat partijen het oog hadden op een dergelijk uitsluitend recht, noch dat zij ervan uitgingen dat [naam 12] haar recht had geregistreerd. Zij wijzen voorts naar de hiervoor aangehaalde schriftelijke verklaring van de betrokken bestuursleden waaruit volgt dat het voor hen niet relevant was of [naam 12] het aan haar toekomend recht had vastgelegd middels een registratie.
[appellanten] hebben geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit volgt dat partijen een dergelijk door registratie verkregen uitsluitend recht voor ogen stond. De stelling van [appellanten] dat partijen ervan uitgingen dat [naam 12] haar recht had geregistreerd wordt daarom, als onvoldoende onderbouwd, verworpen. Het bewijsaanbod dat in algemene zin ziet op de bedoeling van partijen bij het sluiten van de licentieovereenkomst wordt om die reden eveneens verworpen.
4.10 Het hof merkt bovendien op dat, als de bedoeling van partijen wel was gericht op het verkrijgen van een licentie ten aanzien van een geregistreerd merkrecht, niet valt in te zien dat de omstandigheid dat dit recht niet was geregistreerd de gesloten overeenkomst nietig zou maken wegens strijd met de goede zeden of openbare orde.
Het stond partijen vrij om op de hiervoor beschreven wijze in hun onderlinge verhouding het recht van [naam 1] te erkennen, ongeacht of zij dat recht door middel van een registratie had vastgelegd. Dat zij, bij gebreke van een registratie, ook zonder die afspraak gebruik hadden kunnen maken van de naam en het logo, doet daaraan niet af. Ook de omstandigheid dat, zonder registratie, een derde het merkrecht zou kunnen registreren, waardoor het gebruik door Stichting [Y] Zorg in zoverre niet was verzekerd, maakt de overeenkomst niet in strijd met de goede zeden of openbare orde. Een dergelijk scenario zou mogelijk een tekortkoming van [naam 12] hebben opgeleverd.

4.11 Van een betalingsverplichting zonder juridische rechtvaardiging was, gelet op het voorgaande, geen sprake. Tegenover de betalingsverplichting stond immers een bij overeenkomst vastgelegde tegenprestatie, waarvan de inhoud tussen partijen duidelijk was. Voorts staat als onbestreden vast dat [appellanten] de naam en het logo ook jarenlang daadwerkelijk hebben gebruikt en dat de daarvoor overeengekomen vergoeding ook steeds is voldaan.