Loyaliteit ten opzichte van AEX-ticker symbolen

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 juli 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:8009 (Euronext c.s. tegen Tom c.s. en BinckBank)
Rechtspraak.nl: Merkinbreuk. Refererend merkgebruik. Loyaliteit ten opzichte van merkhouder. Gedaagden gebruiken voor de verhandeling van optieproducten op hun platform (TOM MTF. BinckBank en Alex) ticker symbolen die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de AEX-merken van eiseressen. Aandelen en opties worden op een beurs of MTF aangeduid met een unieke, vaak drie- of vierletterige code, het zogenaamde ticker symbol.

Euronext Amsterdam beheert en publiceert de AEX-index, een beursindex die het gewogen gemiddelde is van de 25 meest verhandelde fondsen op Euronext Amsterdam. BinckBank is in 2008 onder de naam “The Order Machine” (TOM), een handelsplatform gestart TOM MTF, waarop aandelen en opties verhandeld kunnen worden. Daags nadat Tom c.s. en BinckBank de optieproducten waarvan de onderliggende waarde is gebaseerd op de stand van de AEX-index hebben geïntroduceerd, is zij gesommeerd tekens voor haar ticker symbolen te staken.

Uit artikelen 12 aanhef en sub b GMVo respectievelijk 2.23 lid 1 sub b BVIE volgt een verplichting tot loyaliteit ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van een merkhouder. In casu geldt dat Tom c.s. met de AEX-merken gelijke althans overeenstemmende tekens gebruiken als productnaam om een concurrerend eigen product aan te duiden. De voorzieningenrechter verbiedt gedaagden inbreuk te maken op de AEX-merken en laat TOM c.s. rectificeren.

4 De beoordeling
4.7. De merkenrechtelijke pijlen van Euronext c.s. richten zich op het gebruik door Tom c.s. en BinckBank van de tekens AEX, AEXT, AX1, AX1T, AX2, AX2T, AX4, AX4T, AX5, AX5T, A6, A6T, A10, A10T, A15, A15T, A20, A20T, A27, A27T en - in het geval van Tom c.s.6 – A1T t/m A5T, A7T t/m A9T, A11T t/m A14T, A16T t/m A19T, A21T t/m A26T, A28T t/m A31T als ticker symbolen voor TOM opties, met in het geval van Tom c.s. achter genoemde tekens steeds een toegevoegde ‘T’. Euronext c.s. meent dat die tekens, die gebruikt worden voor dezelfde waren en diensten als waarvoor de merken zijn ingeschreven, gelijk zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met primair, zo althans begrijpt de voorzieningenrechter de stellingen van Euronext c.s. ter zake, het merk AEX, althans, in subsidiaire sleutel, de merken AX1, AX2, AX4, AX5, A6, A10, A15, A20 en A27, althans dat door het gebruik van de tekens zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de AEX-merken in de zin van artikel 9 lid 1 sub a, b en c GMVo respectievelijk artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c en d BVIE.

4.9. Tom c.s. en BinckBank worden in hun standpunt niet gevolgd. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie houdt de uit de Merkenrichtlijn7 afkomstige voorwaarde van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel zoals opgenomen in de hiervoor in 4.8. aangehaalde bepalingen in wezen een verplichting in tot loyaliteit ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. Bij de beoordeling of van eerlijk gebruik sprake is moet rekening worden gehouden met de mate waarin het gebruik van het merk door de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan wordt begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van de derde en de houder van het merk, alsook met de mate waarin die derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming ervan wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen trekken om zijn waren of diensten in de handel te brengen. Daarbij dient een algemene beoordeling van alle relevante omstandigheden van het geval te worden gemaakt.8 In casu geldt dat Tom c.s. en BinckBank de met de AEX-merken gelijke althans overeenstemmende tekens feitelijk gebruiken als productnaam om een met de NYSE Liffe opties concurrerend eigen product aan te duiden, hetgeen zich voorshands oordelend niet verdraagt met de hiervoor genoemde eisen zodat het gebruik van de tekens om die reden niet geoorloofd is. Hoewel het Tom c.s. en BinckBank vrijstaat aan te geven dat zij opties ter verhandeling aanbieden waarvan de onderliggende waarde is gebaseerd op de stand van de AEX-index op Euronext Amsterdam, bijvoorbeeld in haar (product)specificatie (zoals Euronext c.s. ook zelf stelt, vgl. paragraaf 154 pleitnota mrs. Van Manen en Van Schijndel), is het niet nodig om deze tekens ook in de productnaam, het ticker symbool, zelf op te nemen. Dit geldt te meer voor de met de afgeleide AEX-merken gelijke of overeenstemmende tekens (zoals AX1(T) en A6(T)). Euronext c.s. heeft ter zitting ook toegelicht dat andere spelers in de markt wel eigen ticker symbolen gebruiken, zodat het argument dat er geen zinvol alternatief zou bestaan, onjuist voorkomt. Het gebruik van de tekens doet ook afbreuk aan de wezenlijke (herkomst)functie van het merk. Door de gelijkenis tussen de merken zoals ingeschreven en de tekens zoals door Tom c.s. en BinckBank gebruikt, indachtig ook het feit dat deze worden gebruikt voor dezelfde (beleggings)diensten en aangenomen moet worden dan het om bekende merken gaat, bestaat immers de mogelijkheid dat hierdoor bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken beleggingsdiensten, zijnde de gemiddelde belegger, verwarring wordt gewekt tussen de AEX-merken van Euronext c.s. en de door Tom c.s. en BinckBank gehanteerde tekens (directe (herkomst)verwarring), dan wel indirecte verwarring wordt gewekt, bijvoorbeeld doordat de indruk wordt gewekt dat Euronext c.s. en Tom c.s. een zekere commerciële (of bijzondere) relatie met elkaar onderhouden. Dit risico wordt nog versterkt door het feit dat bij Tom c.s. en BinckBank tot voor kort in NYSE Liffe opties kon worden gehandeld en deze gaandeweg zijn ‘omgezet’ in TOM opties. Tom c.s. en BinckBank hadden zich gelet op dit laatste ook bewust moeten zijn dat de gemiddelde consument zou kunnen denken dat er een commerciële band bestaat tussen Euronext c.s. enerzijds en Tom c.s. en BinckBank anderzijds. De door Tom c.s. en BinckBank gebruikte pop-up en disclaimer sluiten het ontstaan van bedoelde gedachte bij de gemiddelde consument niet uit, en nemen zo de verwarring niet weg op het punt waar die gecreëerd is.

4.10. De vordering sub III. zal op grond van het vorenstaande worden toegewezen als te melden in het dictum. De vordering III. sub d wordt afgewezen nu Euronext c.s. daarbij geen belang meer heeft omdat BinckBank het teken Euronext niet langer gebruikt. De vergelijkbare vordering I. sub iii heeft Euronext c.s. om die reden ook ingetrokken.

5 De beslissing - De voorzieningenrechter
5.1. verklaart Euronext c.s. niet-ontvankelijk in haar vorderingen I., II. en IV.;
5.2. gebiedt Tom c.s. en BinckBank binnen 4 weken na betekening van dit vonnis de inbreuk op de AEX-merken te staken en gestaakt te houden (...)
5.3. beveelt Tom c.s. en BinckBank om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis bovenaan op de homepage van hun respectieve websites (...) de navolgende tekst te plaatsen:
Op 8 juli 2013 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag geoordeeld dat wij inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van NYSE Euronext. Op last van de rechter delen wij u mede dat op TOM MTF niet wordt gehandeld in NYSE Liffe (Euronext) opties waarvan de onderliggende waarde is gebaseerd op de stand van de AEX-index. Deze opties zijn ook niet via Binck en Alex verhandelbaar.