Maakt een toegangsnaald zelfstandig onderdeel uit van de naaldgeleider?

Gerechtshof Den Haag 28 maart 2023, IEF 21328; C/09/619229 / KG ZA 21-974 (Corbin tegen Pelvitec c.s.) De zaak betreft de handhaving door Corbin van EP 3 125 811, dat een naaldgeleider onder bescherming stelt die in combinatie met een handheld ultrasone sonde gebruikt wordt bij de uitvoering van transperineale prostaatbiopsies. In een bijzonder goed en gedetailleerd gemotiveerd arrest legt het Hof de octrooiconclusies zo uit, dat de toegangsnaald, anders dan Corbin had gesteld, geen onderdeel – geen structureel kenmerk -  vormt van het geclaimde apparaat, de naaldgeleider. Dat betekende dat de geclaimde naaldgeleider volledig geanticipeerd werd door een in de stand van de techniek reeds langere tijd bekende naaldgeleider, de UA1232. Het Hof acht het octrooi dan ook voorshands niet nieuw en dus nietig en bekrachtigt het vonnis van de Voorzieningenrechter.

6.27. Steun voor het standpunt van Corbin kan ook niet worden gevonden in andere passages uit de beschrijving. Integendeel, naar voorshands oordeel van het hof geeft de beschrijving in zijn geheel en in onderling verband gelezen de gemiddelde vakman aanleiding aan te nemen dat de naaldgeleider moet zijn ingericht om daarbij een toegangsnaald te gebruiken, zonder dat deze als noodzakelijk onderdeel van de naaldgeleider mede onder bescherming is gesteld, op dezelfde wijze als bij de sonde het geval is. Het hof licht dat hierna toe.

6.44. Het voorgaande leidt het hof voorshands oordelend tot de slotsom dat de gemiddelde vakman conclusie 1, ook gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, in aanmerking genomen zijn algemene vakkennis op de prioriteitsdatum, zo zou begrijpen dat een toegangsnaald geen structureel conclusie-element is en daarom niet daadwverkelik als onderdeel van de naaldgeleider aanwezig hoeft te zijn. Het volstaat dat de naaldgeleider geschikt is om in combinatie met een (bepaald soort) toegangsnaald te gebruiken en deze te ondersteunen en geleiden.

6.51. Ten slotte merkt het hof op dat, voor zover in een naaldgeleider met een toegangsnaald inderdaad een uitvinding is gelegen (hetgeen Pelvitec c.s. bestrijdt). het aan de aanvrager is om zin conclusies en beschrijving zo op te stellen dat aan de uitvinding recht kan worden gedaan. Weliswaar kan volgens de Hoge Raad de mate waarin de witvinding vernieuwing heeft gebracht van belang zijn bij de bepaling van de beschermingsomvang maar dat is slechts één van de gezichtspunten, tegenover - onder meer - de rechtszekerheid voor derden. De wijze waarop conclusie I is geformuleerd en de wijze waarop de beschrijving is opgesteld en na aanpassing van de conclusies (onvoldoende duidelijk) aangepast, laten de door Corbin voorgestane uitleg niet toe, zonder te zeer afbreuk te doen aan de rechtszekerheid van derden. Pelvitec c.s. mocht er gelet op de bewoordingen van de conclusie en de beschrijving redelijkerwijs vanuit gaan dat de naaldgeleider volgens conclusie I geen toegangsnaald omvatte.

6.53 De slotsom is dat het hof zich aansluit bij de door de voorzieningenrechter gegeven uitleg van conclusie I, in r.o. 5. 15 als volt verwoord:

5.15. Het voorgaande leidt ertoe dat, voorshands oordelend, conclusie I (zoals verleend) zo moet worden uitgelege dat een naaldgeleider met een aantal structurele en een aantal functionele kenmerken onder de beschermingsomvang valt. Daarbij moeten de functionele (deel)kenmerken die onderdeel witmaken van kenmerken 1.4 en 1.5 van conclusie I van EP 811 (zie r.o. 5.2) zo worden uitgelegd dat deze niet een toegangsnaald als zodanig onder bescherming stellen als onderdeel van de inrichting. maar dat de inrichting geschikt moet zign on een toegangsnaald te ondersteunen, geleiden, fixeren en op te nemen. Voor de toegangsnaald zelf is in 1.4 dan nog een aanvullende functionele eis opgenomen.

Iedere naaldgeleider die voldoet aan de structurele kenmerken van conclusie I en die verder geschikt is voor het ondersteunen dan wel geleiden dan wel ontvangen van een loegangsnaald, valt onder de beschermingsomvang van conclusie I. De combinatie van een naaldgeleider en cen toegangsnaald is miet onder bescherming gesteld in conclusie I.

6.56. Aldus komt het hof tot hetzelfde voorlopig oordeel als de voorzieningenrechter, namelijk dat een niet te verwaarlozen kans bestaat dat in een bodemprocedure het octrooi vernietigd zal worden vanwege een gebrek aan nieuwheid in het licht van de stand van de techniek en dat Pelvitec c.s. daarop dus geen inbreuk kan maken. Daarop strandt de verbodsvordering van Corbin.