Made in Germany
Rechtbank ’s-Gravenhage 23 januari 2008, HA ZA 03-39, Dr. O.K Wack Chemie GmbH tegen Brookside Imports Specialties Inc.
Wel gemeld, nog niet samengevat. Depot te kwader trouw. Nietigverklaring Beneluxmerkinschrijving S100 en doorhaling daarvan.
Wack verhandelt sinds 1976 reinigingsmiddelen voor motorfietsen in Duitsland onder het merk S100. Wack en BIS hebben een mondelinge distributieovereenkomst gesloten. Met toestemming van Wack is in 1986 het woordmerk S100 op naam van BIS geregistreerd in het Amerikaans merkenregister. In 1992 is de handelsrelatie tussen partijen beëindigd. BIS heeft in 1994 een aanvraag voor het woordmerk S100 ingediend bij het Duitse merkenregister. Die aanvrage is door het Patentambt, het Bundespatentgericht en het Bundesgerichtshof te kwader trouw geoordeeld. BIS heeft in 1996 een Gemeenschapsmerkaanvrage gedaan voor het woordmerk S100. Na oppositie door Wack heeft BIS verzocht de aanvrage in te trekken en om te zetten in onder meer een aanvrage voor een Beneluxmerk. Op 11 november 1998 is die aanvrage bij het BMB binnengekomen. Op basis hiervan is op 1 oktober 1999 het woordmerk S100 ingeschreven. Op 8 oktober 1999 heeft Wack een Gemeenschapsmerkaanvrage gedaan voor het woordmerk S100, die vervolgens is ingetrokken. Wack vordert in de onderhavige procedure nietigverklaring van de Beneluxmerkinschrijving.
De Rechtbank oordeelt dat het Beneluxmerkdepot van BIS valt onder artikel 2.4 sub f onder 2 BVIE.
“4.5 Als niet, althans onvoldoende weersproken staat vast dat Wack sinds 1976 in Duitsland een merk dat overeenstemt met het merk dat BIS heeft gedeponeerd (S100), te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt voor waren die soortgelijk zijn aan de waren waarvoor BIS haar merk heeft gedeponeerd (reinigingsmiddelen voor motorfietsen) en dat Wack dat merk sindsdien is blijven gebruiken. Het merkdepot van BIS is dus verricht terwijl Wack een overeenstemmend merk voor soortgelijke waar gebruikte in de laatste drie jaar voorafgaand aan het depot.
4.6 Voorts moet worden aangenomen dat BIS op grond van een rechtstreekse betrekking, te weten de distributieovereenkomst met Wack, op de hoogte was van het gebruik van het merk door Wack in Duitsland. Voor zover BIS die wetenschap heeft bedoeld te betwisten, verwerpt de rechtbank die betwisting in het licht van het feit dat BIS, zoals Wack als zodanig onweersproken heeft aangevoerd, de producten in de Verenigde Staten aanbood met teksten als “Made in Germany”, “Sole importers of Germany’s Finest Automotive and Motorcycle Products” en “Germany’s incredible Cycle Cleaner is Here”.”
Het feit dat de distributieovereenkomst is beëindigd, impliceert niet dat de aan die distributieovereenkomst ontleende kennis verdwijnt. Mede gelet op het feit dat slechts enkele jaren liggen tussen de beëindiging van de distributieovereenkomst en het merkdepot, moet worden aangenomen dat BIS ten tijde van het merkdepot nog wist dat Wack het merk in Duitsland gebruikte.
Het betoog van BIS dat de 5-jaarstermijn zou zijn verstreken is ongegrond. “4.11. De rechtbank is namelijk van oordeel dat bij een Beneluxmerkaanvrage zoals de aanvrage van BIS, die voortvloeit uit een omgezette Gemeenschapsmerkaanvrage, niet de datum van indiening van de oorspronkelijke Gemeenschapsmerkaanvrage, maar de datum van indiening van de in een Beneluxaanvrage ongezette aanvrage bij het Bureau, heeft te gelden als datum van het depot waarop de termijn voor het indienen van de nietigheidsvordering gaat lopen.” Artikel 108 lid 3 GMV maakt dit niet anders, aldus de rechtbank, omdat deze bepaling ziet op de rangorde van het depot. Ook in de BMW (oud) is geen steun te vinden voor de gelijkstelling van een Gemeenschapsdepot met een Beneluxdepot.
Het door Wack gevorderde verbod op het gebruik van S100 wordt evenwel afgewezen. “Gesteld noch gebleken is dat Wack houdster is van een (merk)recht waarop het gevorderde verbod kan worden gebaseerd. Integendeel, vast staat dat Wack haar Gemeenschapsmerkaanvrage heeft ingetrokken. Wack heeft voorts niet toegelicht waarom het gebruik van het merk door BIS overigens onrechtmatig zou zijn ten opzichte van haar, voor zover dat al mogelijk is gelet op artikel 2.19 BVIE.”
Lees het vonnis hier.
