Mag niet
Rechtbank Amsterdam 21 februari 2007, HA ZA 02-552, LJN: BA1277. Mag Instrument Inc tegen Edco Eindhoven en PP Impex.
Interessant vonnis over vormmerken. Inbreuk op de vormmerken van de Maglite-zaklampen. De rechtbank komt hiermee expliciet tot een ander oordeel ten aanzien van dezelfde Mag-vormmerken dan het HvJ EG.
Mag heeft twee vormmerken geregistreerd voor de door haar ontworpen en geproduceerde zaklampen (de Vormmerken). In 2000 heeft Mag, om namaak te voorkomen, een settlement agreement met o.a. Edco gesloten naar aanleiding van een gerezen geschil over door Edco op de markt gebrachte zaklampen die gelijkenis vertoonden met de Vormmerken.
Mag beroept zich in dit geschil op niet-nakoming van de overeenkomst en onrechtmatig handelen van Edco door het verhandelen van gelijkgevormde zaklampen, waardoor een gevaar voor verwarring ontstaat en inbreuk wordt gevormd op het Gemeenschapsmerk/vormmerk van Mag. De rechtbank acht zich ten aanzien van het Gemeenschapsmerk echter niet bevoegd (ondanks de verknochtheid van de vorderingen).
Eerst wordt ingegaan op het vormmerk. Partijen verschillen van mening of de Vormmerken onder de definitie van artikel 1 BMW vallen.Gelet op de door Mag genoemde kenmerken van de Vormmerken, wijken deze volgens de rechtbank op significante wijze af van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en vervullen derhalve hun essentiële functie als herkomstaanduiding.
"De rechtbank komt hiermee tot een ander oordeel ten aanzien van de Vormmerken dan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in haar uitspraak van 7 oktober 2004 in de zaak van Mag tegen het Bureau voor de Harmonisatie in de Interne Markt (BHIM) ten aanzien van driedimensionale merken die Mag wilde inschrijven bij het BHIM (lees de uitspraak hier). De rechtbank merkt in dit verband op dat zij zelfstandig dient te oordelen over de aan haar voorgelegde vorderingen en dat de Vormmerken verschillen van de door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen beoordeelde driedimensionale merken, hoewel twee van die merken betrekking hebben op de Maglite-zaklampen waar ook de Vormmerken op zien."
De Vormmerken zijn niet louter bepaald door de aard van de waar en de Vormmerken geven niet een wezenlijke waarde aan de waar. De Vormmerken zijn niet noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen. Derhalve kunnen de Vormmerken volgens de rechtbank als individuele merken worden beschouwd. Het beroep op artikel 13A onder b slaagt. De hoogte van de geleden schade uit gederfde winst en van de gevorderde winstafdracht moeten in een schadestaatprocedure worden bepaald.
Nu geoordeeld is dat Mag zekere intellectuele eigendomsrechten op de Vormmerken heeft, gaat het beroep van Edco op nietigheid of vernietigbaarheid van de settlement agreement niet op. Edco is gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt afgewezen.
Lees het vonnis hier (met plaatjes, met dank aan DLA Piper) of, zonder plaatjes, hier op rechtspraak.nl.
