Marie Wie?

Inbreuk.

Voor wat betreft de inbreukvordering stelt Ipko ten eerste dat zij een geldige reden heeft in de zin van artikel 13A lid 1 sub c BMW, omdat zijn een geldig merk heeft. Het Hof gaat daar niet in mee:

"Ook als sprake zou zijn van een geldig merkrecht van Ipko, levert dat enkele feit geen geldige reden voor het gebruik op. Niet gesteld of gebleken is dat voor Ipko een zodanige noodzaak bestond juist het teken MARIE CLAIRE te gebruiken, dat van haar in redelijkheid niet kon worden verwacht dat zij zich van dat gebruik zou onthouden."

Ipko stelt daarnaast dat het MARIE CLAIR merk van MCA niet als bekend merk dient te worden gezien. Het Hof is van mening dat er sprake is van een bekend merk en wijst in dat verband op jurisprudentie over op welk moment het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld: op het moment dat bescherming wordt ingeroepen:

"In het kader van een inbreukvordering moet het onderscheidend vermogen van het merk worden beoordeeld op het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen, derhalve in 2000, en in de periode daarna. Het gaat dus niet, zoals Ipko stelt, om bekendheid van het merk op het moment dat zij (Ipko) het vermeend inbreukmakende teken heeft gedeponeerd (in 1992) of voor het eerst is gaan gebruiken (in 1995 of 1996)."

Vervolgens is de vraag of Ipko ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit of dat er afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van MCA.

"Het hof is van oordeel dat, gelet op de omstandigheden dat:

- het merk MARIE CLAIRE van MCA als een bekend merk moet worden aangemerkt,
- de zaken waarvoor het merk MARIE CLAIRE van MCA en het teken van Ipko worden gebruikt, bestemd zijn voor dezelfde doelgroep, namelijk (modebewuste) vrouwen,
- het door Ipko gebruikte teken vrijwel exact gelijk is aan de MARIE CLAIRE merken en
- de wijze waarop Ipko zich heeft gepresenteerd aansluit bij het luxe imago van het tijdschrift MARIE CLAIRE,
ervan kan worden uitgegaan dat door het gebruik van het teken MARIE CLAIRE door Ipko ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken en/of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de MARIE CLAIRE merken van MCA."

In het licht van het bovenstaande is het Hof van oordeel is dat Ipko inbreuk als bedoeld in artikel 13A lid 1, sub c, BMW heeft gemaakt op de merkrechten van MCA en dat het inbreukverbod terecht is toegewezen.

Nietigheid.

Maar dan is de rechtbank er nog niet. MCA heeft verder nietigverklaring van Ipko’s  Benelux-depot uit 1992 gevorderd op grond van artikel 14B, lid 2, juncto artikel 4, lid 5, BMW en artikel 6bis van het Unieverdrag (bekende merken).

(NB: Het Hof overweegt dat MCA waarschijnlijk op deze bepalingen een beroep heeft gedaan en niet op artikel 4 lid 6 BMW (depot te kwader trouw), omdat de termijn van 5 jaar, zoals genoemd in artikel 4 lid 6 BMW, ten tijde van dagvaarding al was verstreken.)

De rechtbank heeft de vordering van MCA toegewezen. Daartoe heeft zij overwogen dat aan artikel 16 TRIPs rechtstreekse werking toekomt, het merk MARIE CLAIRE van MCA in 1992 een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag was, dat het merk van Ipko te kwader trouw is gedeponeerd en dat aan de in artikel 16 lid 3 TRIPS-verdrag vermelde eisen is voldaan.

Ipko komt op tegen deze overwegingen van de Rechtbank. Het Hof gaat uitgebreid in op deze kwestie:

- Geen rechtstreeks beroep op TRIPs: 

"De bepalingen van het TRIPS-verdrag zijn niet van dien aard dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop deze zich krachtens het gemeenschapsrecht voor de rechter rechtstreeks kunnen beroepen. Op terreinen waarop de Gemeenschap regelgevend is opgetreden, zoals op het gebied van het merkenrecht, moeten de rechterlijke autoriteiten van de lidstaten (wel) hun nationale recht zoveel mogelijk in het licht van de bewoordingen en het doel van het TRIP's-verdrag toepassen (vergelijk HvJEG 14december2000, NJ 2001, 403 (Dior/Tuk en Assco/Layer) en 13 september 2001, IER 2001, 59 (Route 66)."

- Artikel 4 lid 5 BMW in samenhang gelezen met TRIPS geldt ook voor niet-soortgelijke waren. Ook geldt dat er sprake kan zijn van een algemeen bekend merk als deze bekend is binnen een bepaalde sector van het publiek:

"Gelet op voormelde bepalingen in het TRIPS-Verdrag, is het hof van oordeel dat voor merken, gedeponeerd/ingeschreven na inwerkingtreding en toepassing van de bepalingen van het TRIPS-Verdrag (de uiterste datum als bedoeld in artikel 65, lid 1, TRIPS-verdrag), derhalve na 1 januari 1996, geldt dat artikel 4 lid 5 BMW aldus moet worden uitgelegd dat ook het depot/de inschrijving van een merk voor niet-soortgelijke waren nietig kan worden verklaard en ook sprake is van een algemeen bekend merk als het merk slechts bekend is bij de desbetreffende sector van het publiek."

- Artikel 4 lid 5 BMW mag voor merken die zijn ingeschreven/gedeponeerd vóór de inwerkingtreding van TRIPS niet zo worden uitgelegd dat het ook voor niet- soortgelijke waren geldt:

"In dit geval gaat het echter om de nietigverklaring van een in 1992 gedeponeerd merk.
Het hof stelt voorop dat een grondbeginsel van overgangsrecht is dat wanneer een nieuwe wet van toepassing wordt, dit niet tot gevolg heeft dat alsdan iemand een vermogensrecht verliest dat hij onder het tevoren geldende recht rechtsgeldig had verkregen. Hiermee acht het hof in strijd om in dit geval artikel 4 lid 5 BMW in overeenstemming met artikel 16 TRIPS-Verdrag uit te leggen als dat ertoe zou leiden dat een in 1992 rechtsgeldig verkregen merkrecht alsnog op grond daarvan komt bloot te staan aan nietigverklaring.

In inbreukzaken heeft het heeft het Hof van Justitie bepaald dat het TRIPS- verdrag van toepassing is in geval van een conflict tussen een merk en een teken dat daarop beweerdelijk inbreuk maakt, wanneer de verweten handelingen hebben plaatsgevonden voor 1 januari 1996, maar zijn voortgezet na 1 januari 1996 (Route 66 / Budweiser).

Nu in casu de verweten handeling, het depot in 1992, zich geheel en al vóór 1996 heeft voorgedaan is naar het oordeel van het hof lid 1 van artikel 70 van toepassing en legt het TRIPS-verdrag geen verplichtingen op.

Het hof zal derhalve bij de beoordeling van de vraag of het ten name van Ipko ingeschreven Benelux-depot (uit 1992) nietig is op grond van artikel 4, lid 5, BMW en artikel 6bis van het Unieverdrag artikel 16 TRIPs-Verdrag buiten beschouwing laten.

Ook na uitsluiting van TRIPS blijven de volgende vragen staan: 

1. Kan op grond van artikel 4 lid 5 BMW ook het depot/de inschrijving van een
merk voor niet-soortgelijke waren (als waarvoor het algemeen bekende merk is ingeschreven, wordt gebruikt of algemeen bekend is) nietig worden verklaard?

2. Is er ook sprake van een algemeen bekend merk als het merk slechts bekend is bij de desbetreffende sector van het publiek?

Artikel 6bis Unieverdrag verplicht de landen der Unie tot nietigverklaring van depots van merken die verwarring kunnen wekken met een algemeen bekend merk dat wordt gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. In dit artikel wordt niet gesproken over soortgelijke of niet- soortgelijke waren of diensten. Op zichzelf is de tekst van artikel 6bis Unieverdrag niet bepalend nu dit verdrag een minimumbescherming biedt en het de landen der Unie vrij staat een verdergaande bescherming te bieden.

Het hof is van oordeel dat het criterium "verwarring stichten" in artikel 4 lid 5 erop wijst dat beoogd is bescherming te bieden tegen depots voor soortgelijke waren. In het systeem van de BMW wordt in het algemeen voor bescherming van een merk tegen gebruik of depot voor niet-soortgelijke waren vereist dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (in de oude BMW)schade kan worden toegebracht.

Ook in artikel 16 lid 3 TRIPS-verdrag, dat de bescherming van artikel 6bis Unieverdrag uitbreidt tot depots voor niet- soortgelijke waren, is vereist dat schade wordt toegebracht, terwijl artikel 6bis Unieverdrag, dat slechts beschermt tegen depots voor soortgelijke waren, voor nietigverklaring (slechts) het kunnen wekken van verwarring vereist. Het hof gaat er dan ook van uit - hoewel daarover door rechters ook wel anders is geoordeeld — dat ten aanzien van vóór 1996 verrichte depots slechts nietig kan worden verklaard het depot/de inschrijving van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk voor soortgelijke waren."

Nu het algemeen bekende merk zijn bescherming ontleent aan zijn algemene bekendheid, het gaat om de waren waarvoor het merk algemeen bekend is, althans de waren door het gebruik waarvan het merk algemeen bekend is geworden.

In casu is er volgens het Hof echter geen sprake van soortgelijke waren:

"Het hof is van oordeel dat MCA onvoldoende heeft gesteld om aan te nemen dat haar merk in 1992 algemeen bekend was als merk voor kleding en er dus hooguit sprake kan zijn van algemene bekendheid voor tijdschriften en dat panty's, ondergoed en badmode (waarvoor Ipko haar merk heeft gedeponeerd), gelet op de verschillen in aard, bestemming en gebruik van de waren, niet soortgelijk zijn aan tijdschriften.

Gelet op het bovenstaande komt de gevorderde nietigverklaring op grond van artikel 14B, lid 2 juncto artikel 4 lid 5 BMW al niet voor toewijzing in aanmerking omdat het merk van Ipko niet gedeponeerd is voor soortgelijke waren"

Hoewel reeds op grond van het bovenstaande het beroep op nietigheid faalt, overweegt het hof nog het volgende ten overvloede. Zowel in artikel 4, lid 5, BMW als in artikel 6bis Unieverdrag wordt geen definitie gegeven van het begrip "algemeen bekend merk".

Het hof is van oordeel dat het daarbij, vóór de toepasselijkheid van het TRIPS- verdrag, ging om bekendheid bij de overgrote meerderheid van het algemene publiek en enkel bekendheid op het niveau van de relevante branche of geïnteresseerde kringen onvoldoende is."

MCA heeft tenslotte gesteld dat het merk van Ipko nietig moet worden verklaard op grond van artikel 14A, lid 1, sub e (voorheen c), juncto artikel 4, lid 2 BMW, omdat het tot misleiding van het publiek kan leiden. Het Hof oordeelt dat er dit artikel niet ziet op "misleiding" ten aanzien van de herkomst van een bepaalde onderneming. Daar is de verwarring voor:

“Merken zijn in deze zin misleidend indien zij bij het publiek niet met de werkelijkheid overeenkomende voorstellingen wekken omtrent de aard, (geografische) herkomst, samenstelling of andere kenmerken van de waren. MCA heeft gesteld dat misleiding met name, doch niet uitsluitend, zal plaatsvinden omtrent de aard, de hoedanigheid en de herkomst van de betrokken waren, nu het publiek — ten onrechte afgaande op het kwalitatieve imago en de reputatie van het beroemde merk van MCA — onjuiste verwachtingen zal koesteren omtrent de aard en de hoedanigheid van die waren en hun herkomst. Aan de stelling van MCA dat sprake zou zijn van misleiding omtrent de aard of de hoedanigheid van de waren gaat het hof als onvoldoende onderbouwd voorbij.

Het hof is van oordeel dat gelijkenis met een merk van een derde in beginsel geen misleiding in de zin van artikel 4, lid 2 BMW kan opleveren. Het wekken van een onjuiste indruk omtrent de herkomst uit een bepaalde onderneming wordt van oudsher verwarring genoemd. Bescherming tegen die verwarring is mogelijk door een beroep op artikel 14B juncto artikel 3, lid 2 BMW. Met “herkomst” in de zin van artikel 4, lid 2, BMW wordt bedoeld: geografische herkomst.
Gelet op het bovenstaande faalt het beroep op nietigheid wegens misleiding.”

Het Hof houdt de zaak nog aan ten aanzien van een aantal nevenvorderingen.

Lees het arrest hier.