McBurnie maakt merkinbreuk op Ferrari

Rechtbank Amsterdam 3 november 2021, IEF 20411; ECLI:NL:RBAMS:2021:6933 (Ferrari tegen Veni Vidi Vici) Partijen zijn verwikkeld in een geschil over een McBurnie. Deze auto is volgens Ferrari een namaakversie van haar iconische Daytona Spyder. Met het aanbieden van de McBurnie zou Veni Vidi Vici onder andere inbreuk maken op het merkenrecht van Ferrari doordat de McBurnie op een aantal afbeeldingen Ferrari merken vertoont, namelijk Ferrari letters en het Ferrari paardje. Deze Ferrari merken zijn geregistreerd met Uniemerkregistratie nr. 000454546, nr. 00539585 en nr. 000161950. Op grond van artikel 9 lid 2 onder a UMVo kan Ferrari het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten verbieden wanneer het teken gelijk is aan het Uniemerk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het Uniemerk is ingeschreven. De rechtbank oordeelt dat aangezien potentiële koper met de Ferrari tekens worden geconfronteerd bij het bezichtigen van de McBurnie er aan het vereiste van art 9 lid 2 onder a UMVo is voldaan. De rechtbank oordeelt dat er is sprake van een merkinbreuk.

4.8. [..] Dat het merk grote bekendheid heeft zodat het een groot onderscheidend vermogen heeft, is niet betwist, net zo min als het gebruik van het teken voor dezelfde waren als de waren waarvoor het merk is geregistreerd.

Daarnaast gaat het ook om tekens die worden gebruikt in het economisch verkeer. Het plaatsen van een online advertentie ter verkoop van de McBurnie valt te kwalificeren als een handelsactiviteit waarmee een commercieel doel wordt nagestreefd. Wat betreft de tekens op de knipperlichten, het stuur en de letters aan de achterzijde boven het nummerbord, geldt dat deze weliswaar niet, althans niet goed, zichtbaar waren in de online-advertentie, maar wel in de loods waar de McBurnie te bezichtigen was. Dat betekent dat een potentiële koper met deze tekens geconfronteerd kon worden bij het bezichtigen van de McBurnie, hetgeen ook blijkt uit het onderzoeksrapport van Interro (zie 2.8). Daarmee is sprake van het aanbieden onder gebruikmaking van de tekens, hetgeen neerkomt op gebruik in het economisch verkeer. Dat geldt ook voor de letters aan de achterzijde boven het nummerbord, ondanks het verweer van Veni Vidi Vici dat die letters slechts op de McBurnie waren geplaatst omdat de rechercheur van Interro hier om zou hebben gevraagd. Dit feit is door Veni Vidi Vici immers verder niet onderbouwd terwijl in het onderzoeksrapport van Interro staat dat dit teken (de Ferrari letters) al op de McBurnie zat. Daarmee staat inbreuk op de merken vast.