McSeriemerk overtuigt niet
Gerechtshof Amsterdam, 19 januari 2006, rlnr. 1368/04. McDonald’s International Property Company LTD tegen Frederik Schaap (McSmart). Seriemerk-argument van McDonald’s, zo ongeveer het standaardvoorbeeld bij de verheldering van het begrip seriemerk, kan het hof niet overtuigen. Geen overtuigend monopolie op “Mc” voor McDonalds. (Met dank aan Marjolein Driessen, Leijnse Artz, voor het aanleveren van het arrest)
Schaap, een groothandel in reformartikelen, voedingssupplementen, headshopartikelen, vitaminen en “smart producten,” is merkhouder van het Benelux woordmerk “McSmart” en van een Benelux Beeldmerk waarin dit woord is verwerkt. McDonald’s wil met smartproducten op geen enkele wijze in verband gebracht worden en stelt dat Schaap inbeuk maakt op haar oudere merkrechten. De Rechtbank heeft de vorderingen van McDonald’s in eerste instantie afgewezen: de onder de merken verhandelde waren zouden niet soortgelijk zijn (daarover zijn partijen het inmiddels ook eens) en het relevante publiek zou geen verband leggen tussen de merken.
Het hof stelt nu dat “het enkele gebruik van de prefix “Mc” niet de veronderstelling rechtvaardigt dat al de merken van McDonald’s waarvan bedoelde prefix deel uitmaakt op dezelfde wijze bekendheid genieten.(…) Zonder toelichting, die ontbreekt, kan in rechte op die enkele grond niet van bekendheid van al die merken worden uitgegaan.” De tekens van Schaap moeten dus worden vergeleken met de afzonderlijke merken van McDonald’s.
Ook in hoger beroep gaat het seriemerk-argument niet op. Hof geeft toe dat de onderscheidende kracht van het “Mc”door het seriegebruik in de loop der jaren is toegenomen, maar dat betekent niet dat het deel van het merk dat op de prefix volgt zonder betekenis moet worden geacht. Het enkele gebruik van het prefix in het merk levert nog geen merkenrechtelijk relevante bekendheid van het merk op.
En zelfs als aan het prefix een relatief zwaar gewicht toekomt, zijn de verschillen tussen de beeldmerken van partijen nog altijd veel te groot. Bij de woordmerken springen de overeenkomsten meer in het oog, maar McDonald’s heeft het hof er niet van kunnen overtuigen dat het publiek een verband legt tussen de merken, ook al omdat het prefix “Mc” ook in zoveel andere verbanden en samenstellingen voorkomt. Toereikende toelichting dat McDonald’s hier een soort monopolie heeft verworven ontbreekt. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank. Lees het arrest hier.
