Merchandising: een materieel verband tussen de waren en de merkhouder

Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 31 maart 2009, zaaknr. 105.000.470/01, Ragdoll productions (UK) Ltd. tegen Jadnanansing (met dank aan Paul Steinhauser, SteinhauserVandenBrinkHeeziusRijsdijk Advocaten)   

Merkenrecht. Merchandising. Eerst even voor jezelf lezen. Arrest in de ooit geruchtmakende Teletubbieszaak, waarin de producent van Teletubbies, kort gezegd, niet kon optreden tegen een depot door gedaagde van het merk Teletubbies, omdat in de merchandising het woord "Teletubbies" volgens de rechtbank niet als merk werd gebruikt.

Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep. De exploitatie van een character via merklicenties levert wel degelijk merkgebruik op. Voor de statistici: In het hoger beroep werd op 13 april 2006 gepleit, het hof heeft er dus ongeveer 3 jaar over gedaan om arrest te wijzen (geen eindarrest, zaak wordt naar de rol verwezen m.b.t. de vordering tot nietigverklaring).

“Indien het merk wordt aangebracht op waren in het kader van verkoop aan consumenten zal er in beginsel sprake zijn van gebruik ter onderscheiding van die waren, indien het gebruik de indruk kan doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen de waren en de merkhouder. Van dat laatste zal slechts in uitzonderlijke gevallen geen sprake zijn.”

9. (…) Uit deze [HvJ EG – IEF] uitspraken valt af te leiden dat nog steeds de herkomstfunctie van het merk de meest wezenlijke functie van het merk wordt geacht. (…) De "herkomst" waar het merk naar verwijst is overigens abstract. Of het merk die functie vervult is afhankelijk van het oordeel daarover van het relevante publiek, in casu de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de desbetreffende merchandise-artikelen.

(…) Indien het merk wordt aangebracht op waren in het kader van verkoop aan consumenten zal er in beginsel sprake zijn van gebruik ter onderscheiding van die waren, indien het gebruik de indruk kan doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen de waren en de merkhouder. Van dat laatste zal slechts in uitzonderlijke gevallen geen sprake zijn. bijvoorbeeld omdat het publiek het gebruik van het merk opvat als een aanduiding om aan te geven dat het gaat om een nabootsing op verkleinde schaal van een voertuig van het merk Opel (zie HvJ EG inz. Opel/Autec). In het algemeen zal het publiek echter uitgaan van dat verband. Dat geldt naar het oordeel van het hof ook bij character (en sport) merchandise-artikelen, nu het relevante publiek naar het oordeel van het hof weet dat het gebruik van de characters (of symbolen van de sportclubs of -evenementen) is voorbehouden aan een uitsluitend rechthebbende en dat de waren door of met toestemming (en onder controle) van de merkhouder in het verkeer worden gebracht. Ook bij dit soort artikelen wordt door het publiek, net als bij populaire bekende merken, gesproken over "echt" en "namaak". Of het woord TELETUBBIES op de merchandise-artikelen door het publiek (ook) wordt opgevat als een verwijzing naar de characters en de aantrekkelijkheid van de merchandise artikelen in deze verwijzing is gelegen, doet aan de indruk van het publiek dat voormelde band bestaat niet af.

10. Het bovenstaande brengt mee dat zowel het gebruik door Ragdoll als het (dreigende) gebruik door Jadnanansing van het merkteken 'TELETUBBIES moeten worden aangemerkt als gebruik als merk ter onderscheiding  van waren en/of diensten.”

Lees het arrest hier. Vonnis Rechtbank ‘s-Gravenhage hier (IEPT). Nieuwsbericht uit 2000 hier (BBC).