Merk in een andere opmaak
Vzr. Rechtbank Almelo 8 februari 2012, LJN BV3879 (TD Poultry Processing B.V. tegen Nijland c.s.) - grosse KG ZA 12-12 
Met dank aan Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht en Huib Berendschot, AKD advocaten & notarissen.
Merkenrecht uit faillissement gekocht. Normaal gebruik in gewijzigde vorm. Auteursrechtelijke bescherming merk. TD Poultry en Nijland houden zich beiden bezig met verkoop, productie en verwerking van pluimveeproducten. Uit faillissement heeft TD Poultry het merk woord-beeldmerk "Olympia Luxus Hänchen" overgenomen. Nijland heeft een Benelux depot verricht voor Benelux woord-beeldmerk "Olympia Chicken", en Gemeenschapswoord-beeldmerk"Premium quality olympia chicken" en -woordmerk "Olympia".
Nu de merken voorts voor dezelfde waren en diensten worden gebruikt binnen het beperkte afzetgebied van partijen (groothandels) is naar voorlopig oordeel sprake van merkinbreuk 2.20 lid 1 sub b BVIE. Voor beoordeling van normaal gebruik hoeft het merk niet altijd kwantitatief gezien omvangrijk te zijn gebruikt om als normaal gebruik te kunnen worden beschouwd. In 2008 heeft Fraas haar merk nog gehandhaafd bij de rechtbank Groningen (IEF 7042).
Het enkele gebruik van een merk in een andere opmaak, ook wanneer het merk wordt gebruikt in een andere kleurstelling (de achtergrond), dient niet te worden aangemerkt als een wijziging van het onderscheidende vermogen van het merk. Nijland wordt veroordeeld de merken (zoals geregistreerd bij BBIE en de EU-merken) te staken en gestaakt te houden. De vordering gebaseerd op de auteursrechtelijke bescherming van het merk wordt eveneens toegewezen, voor zover dit ziet op de inbreuk op het auteursrecht van het onderhavige merk buiten de Benelux.
4.6. Het verweer van het Nijland concern dat het merk dient te worden gebruik zoals destijds is ingeschreven en dat het door haar gebruikte merk volkomen anders is dan het geregistreerde merk van TD Poultry, dient naar het oordeel van de voorzieningenrechter te worden verworpen. Het is weliswaar juist dat het door TD Poultry gebruikte merk niet identiek is aan de merkregistratie zoals onder 4.3. weergegeven, maar artikel 2.26 lid 2 BVIE bepaalt dat voor de toepassing van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE onder gebruik van het merk mede wordt verstaan het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd. Er is, zoals onder 4.3 is overwogen, sprake van duidelijke overeenkomsten tussen de gebruikte merken. Het enkele gebruik van een merk in een andere opmaak, ook wanneer het merk wordt gebruikt in een andere kleurstelling (de achtergrond), dient niet te worden aangemerkt als een wijziging van het onderscheidende vermogen van het merk (vgl. Hof Amsterdam 11 mei 2006, BIE 2007, 74). Het feit dat de tekst onder en boven het opvallend in een rode ovaal geplaatste woord "Olympia" afwijkt van het geregistreerde merk, doet naar het oordeel van de voorzieningenrechter evenmin af aan het onderscheidend vermogen.
4.11. Het verweer van het Nijland concern dat het handhaven van een merkrecht via het auteursrecht niet zomaar is toegelaten en dat TD Poultry een specifiek belang daartoe onvoldoende zou hebben gesteld, slaagt naar het oordeel van de voorzieningenrechter evenmin. Het is juist dat het handhaven van een merkrecht via het auteursrecht niet zomaar is toegelaten (vgl. HR 6 februari 1998, BIE 1998, 52). Er moet sprake zijn van een specifiek belang bij handhaving van het auteursrecht, welk belang duidelijk te onderscheiden moet zijn van het belang bij handhaving van het merkrecht. Dat specifieke belang heeft TD Poultry in haar dagvaarding naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende gesteld, namelijk het handhaven van haar auteursrecht buiten de Benelux. Haar vordering ten aanzien van het auteursrecht strekt zich uit over de gehele wereld. Voorts heeft TD Poultry onbetwist gesteld dat zij zich in het bijzonder bezig houdt met de export van pluimveeproducten buiten de Benelux, zodat zij ook een belang heeft bij een wereldwijd verbod. De vordering onder II zal derhalve eveneens worden toegewezen, voor zover dit ziet op de inbreuk op het auteursrecht van het onderhavige merk buiten de Benelux. Ook dit verbod zal met ingang van 1 maart 2012 worden toegewezen, gelet op hetgeen onder rechtsoverweging 4.9 is overwogen.
Lees het vonnis hier (LJN BV3879, grosse KG ZA 12-12).
