Merk is beschrijvend en mist elk onderscheidend vermogen

BenGH 13 mei 2022, IEF 20889, IEFbe 3532; C 2020/16 (Good-Bye tegen Henkel) Op 31 oktober 2019 stelt Henkel een vordering tot nietigverklaring in tegen het merk ‘GOODBYE YELLOW’ van Good-Bye. Henkel meent dat het merk elk onderscheidend vermogen mist en beschrijvend is. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) oordeelt dat het merk inderdaad beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist en wijst de vordering tot nietigverklaring toe. Good-Bye heeft beroep ingesteld bij het Benelux-Gerechtshof tegen de beslissing van het BOIP. Zij vordert dat haar merk geldig wordt verklaard. Het Hof is van oordeel dat het relevante publiek het merk opvat als een beschrijving van de aard van de aard en het beoogde doel van de waren. De waren werken namelijk een ongewenste vergeling van haar, tanden, huid en nagels weg. Het relevante publiek zal het beoogde doel van de waren onmiddellijk en expliciet begrijpen zonder dat hiervoor een extra verklarende zin nodig is. Het Hof oordeelt dus dat het merk beschrijvend is. Daarnaast mist het merk volgens het Hof elk onderscheidend vermogen. Het Hof wijst het verzoek van Good-Bye af en bevestigt de bestreden beslissing van het BOIP.

45. Het Hof is het ook eens met de analyse van het Bureau, dat, onder verwijzing naar het veelvuldige gebruik van het woord GOODBYE in de cosmetische sector ter aanduiding van een effect dat een ongewenst kenmerk wegneemt, heeft geoordeeld dat het relevante publiek het betwiste merk opvat als een beschrijving van de aard en het beoogde doel van de waren, namelijk dat de waren een ongewenste vergeling van haar, tanden, huid en nagels wegwerken, met dien verstande dat de verwijzing naar tanden overbodig is, aangezien er geen waren zijn die daarop zijn gericht.

46. Het relevante publiek zal het met de waren voorgenomen of beoogde doel (het in artikel 2.2bis, lid 1, sub c, gebruikte begrip “bestemming” wordt dan ook als “intended purpose” in het Engels vertaald) onmiddellijk en expliciet begrijpen, zonder dat een extra verklarende zin vereist is.

72. In het bijzonder mist een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft, daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten. Een merk kan evenwel elk onderscheidend vermogen missen voor waren of diensten om andere redenen dan dat het eventueel een beschrijvend karakter heeft (idem, punt 86).

73. Het Bureau heeft deze beginselen juist toegepast door te oordelen dat het betwiste merk een kenmerk van de erdoor aangeduide waren beschrijft en bijgevolg zijn wezenlijke functie als aanduiding van de commerciële herkomst van deze waren niet vervult.