Merk P@RSCHE nietig nu dit verwarringwekkend overeenstemt met bekende merk PORSCHE

Rechtbank Den Haag 26 oktober 2016, IEF 16337; ECLI:NL:RBDHA:2016:12775 (DR. ING. H.C.F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT tegen X) Uniemerken van Porsche. Onrechtmatige daad. Porsche vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad de nietigverklaring van de inschrijving voor het Benelux P@RSCHE-merk met bevel tot doorhaling, een verbod op het deponeren/registreren van het teken P@RSCHE of tekens die soortgelijk zijn aan/verwarringwekkend overeenstemmen met de Porsche-merken, een verbod van merkinbreuk ten aanzien van de Porsche-merken. De Porsche-merken zijn eerder ingeschreven en er kan gevaar voor verwarring bij het publiek ontstaan. Porsche roept tevens de nietigheid van de inschrijving in omdat het depot daarvoor te kwader trouw is verricht. Gedaagde heeft volgens Porche onrechtmatig gehandeld door de inschrijving van het Benelux P@RSCHE-merk, omdat hij daarmee opzettelijk voordeel trekt uit de goodwill die Porsche met haar merken heeft opgebouwd, en omdat Porsche daarmee onnodig op hoge kosten wordt gejaagd teneinde haar goodwill te beschermen en het merkenregister schoon te houden. De rechtbank is van oordeel dat gedaagde, door in de gegeven situatie, waarbij ook de voorgeschiedenis tussen partijen meespeelt (zie IEF 13289) waaronder het feit dat in twee instanties eerder is geoordeeld dat gedaagde te kwader trouw het merk PORSCHE heeft gedeponeerd, het Benelux P@RSCHE-merk in te (doen) schrijven, onrechtmatig heeft gehandeld jegens Porsche. De rechtbank is van oordeel dat het merk P@RSCHE nietig is nu dit verwarringwekkend overeenstemt met bekende merk PORSCHE.

4.7. Porsche heeft haar stelling dat [gedaagde] gebruik dreigt te gaan maken van het teken P@RSCHE niet gemotiveerd. In het licht van het betoog van [gedaagde] dat hij het merk uitsluitend heeft ingeschreven om het te kunnen verkopen, had dat op haar weg gelegen. De omstandigheid dat Porsche niet kan uitsluiten dat [gedaagde] het merk gaat gebruiken is in elk geval onvoldoende om een dreiging van inbreuk te vormen. Nu overigens niet is gebleken van enige dreiging zal het inbreukverbod worden afgewezen.

4.11. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat [gedaagde], door in de gegeven situatie, waarbij ook de voorgeschiedenis tussen partijen meespeelt waaronder het feit dat in twee instanties eerder is geoordeeld dat [gedaagde] te kwader trouw het merk PORSCHE heeft gedeponeerd, het Benelux P@RSCHE-merk in te (doen) schrijven, onrechtmatig heeft gehandeld jegens Porsche. Gelet op genoemde feiten en omstandigheden oordeelt de rechtbank tevens dat verder onrechtmatig handelen dreigt in de vorm van nieuwe depots van “P@RSCHE” of tekens die overeenstemmen met het Porsche-merk.

4.12. De stelling van Porsche dat [gedaagde] dwangsommen heeft verbeurd onder het vonnis van 11 januari 2012 kan niet worden gevolgd. Uitgangspunt is dat de draagwijdte van een verbod beperkt is tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken als door de rechter verboden opleveren3. In het betreffende vonnis is slechts aan de orde gekomen het deponeren van het woordmerk PORSCHE, niet van enig daarmee overeenstemmend teken. In het licht daarvan kan het verbod, dat ook expliciet “PORSCHE” noemt, niet anders worden begrepen als beperkt tot uitsluitend dat teken. Een andere, bredere uitleg, die meer uitgaat van de ‘geest’ van de rechtsoverwegingen, zoals Porsche bepleit, voldoet niet aan het hiervoor geformuleerde uitgangspunt.

4.14. In het licht van de overwegingen omtrent het (dreigend) onrechtmatig handelen van [gedaagde] zal de rechtbank een verbod geven op het deponeren of doen inschrijven van het teken P@RSCHE en andere met het Porsche-merk overeenstemmende tekens voor zover gebruik daarvan voor soortgelijke waren of diensten verwarringsgevaar oplevert (het in het dictum gebruikte ‘verwarringwekkend overeenstemmen’). Gegeven de grote onderscheidende kracht en bekendheid van het Porsche-merk overweegt de rechtbank dat een depot van het teken PORSCHE waarbij de “O” is vervangen door een andere klinker, een leesteken of ander symbool, in elk geval leidt of dreigt te leiden tot een situatie waarin gevaar voor verwarring bestaat bij gebruik ter onderscheiding van soortgelijke waren of diensten. Het is niet uit te sluiten dat genoemde situatie ook kan optreden bij andere ‘variaties’ op het woord “PORSCHE”, maar het verbod zal zich daartoe niet uitstrekken omdat de onbepaaldheid van een ruimer verbod aanleiding geeft tot executieproblemen, en omdat een verbod op handelingen die in beginsel legitiem zijn, zoals het deponeren/inschrijven van merken, uitgaande van de reikwijdte als hierboven beschreven, reeds een zwaarwegende inperking vormt van de handelingsvrijheid van [gedaagde].

In het incident
5.1. Veroordeelt [gedaagde] in de kosten van het incident, tot op heden aan de zijde van Porsche begroot op € 452,00;

In de hoofdzaak
5.2. Verklaart nietig Benelux merkinschrijving 0957169 (depot nr. 1289295) voor alle daarin genoemde klassen en beveelt doorhaling daarvan in het Benelux-merkenregister;