Merkaanvraag zonder wezenlijke functie is te kwader trouw

Hof Den Haag 22 juni 2021, IEF 20101; ECLI:NL:GHDHA:2021:1074 (EBB tegen Samsung)  Samsung gebruikt voor haar virtuele assistent voor mobiele telefoons de naam Bixby en heeft deze merknaam ingeschreven. Samsung vordert nietigheid van het Bibby-Beneluxmerk. Het gaat in deze zaak om de vraag of EBB misbruik maakt van het merkenrecht en het Benelux-merk Bibby te kwader trouw heeft gedeponeerd. De rechtbank heeft geoordeeld dat het merk niet wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie van het merk en dat de aanvraag uitsluitend is gedaan met een speculatief oogmerk. Het hof is het met die beslissing eens. Hierbij is bijvoorbeeld van belang dat EBB honderden merken heeft geregistreerd, waaruit een patroon van oneerlijk handelen blijkt. Ook heeft EBB volgens het hof niet voldoende onderbouwd dat de naam Bibby daadwerkelijk gebruikt gaat worden. 

15. Dat er honderden merkregistraties op naam van EBB c.s. staan, acht het hof wel degelijk relevant bij de beoordeling van het subjectieve oogmerk van EBB c.s. Uit de door Samsung overgelegde stukken (waaronder ook buitenlandse uitspraken) volgt immers dat de merkenstrategie van EBB c.s. een patroon van oneerlijk handelen laat zien. EBB c.s. verricht, al dan niet door middel van een van de vele andere [appellant 2]-bedrijven, een groot aantal aanvragen van verschillende merken voor zeer uiteenlopende waren en diensten.

Het argument dat [appellant 2] geen merkenspeculant is omdat hij honderden vennootschappen heeft opgericht met alle kosten van dien, terwijl één juridische entiteit daarvoor zou volstaan, gaat niet op. Er bestaat immers geen enkele feitelijke aanwijzing en het is ook volstrekt onaannemelijk dat hij met al deze vennootschappen ooit daadwerkelijk actief is of wil worden. Bovendien leidt een groot aantal vennootschappen juist tot minder transparantie. Samsung heeft voorts voldoende onderbouwd aangetoond dat EBB c.s. en/of andere [appellant 2]-bedrijven op basis van de vele merkregistraties oppositieprocedures voeren en opkomen tegen domeinnamen. Aan de oprechte intenties van EBB c.s. doet ook afbreuk dat [appellant 2]-bedrijven daarbij bekende merknamen deponeren zoals Tesla, Home Depot, Apple, Pan Am, en Baidu. Het hof is dan ook van oordeel dat de aanvragen slechts zijn ingediend met het doel om afbreuk te doen aan belangen van derden door het gebruik van identieke of soortgelijke tekens te blokkeren. Het feit dat EBB c.s. daarbij gebruik maakt van, zoals in dit geval, een niet transparant en traag register in Pakistan waarbij de aanvragen in Pakistan vervolgens ieder half jaar worden ververst, vormt naar het oordeel van het hof voldoende aanwijzing dat EBB c.s. het reguliere merkensysteem probeert te omzeilen. Het argument van EBB c.s. dat voor Pakistan is gekozen vanwege de lage kosten en dat de jaarlijkse taxen netjes worden betaald kan daaraan niet afdoen.