Merkaanvragen te kwader trouw ingediend

Rb. Rotterdam 14 december 2022, IEF 21151; ECLI:NL:RBROT:2022:10957 (VOF tegen Interchild) Zie [IEF 20515]. VOF exploiteert een webwinkel voor de verkoop van baby- en kinderproducten, Interchild is een groothandel in baby- en kinderproducten. Op 2 september heeft Interchild inschrijving van een tweetal merken aangevraagd, de naam van VOF komen in de merken voor. VOF gebruikte die naam sinds begin 2020. VOF meent dan ook dat de merken te kwader trouw zijn ingediend. Volgens Interchild is van een merkregistratie te kwader trouw geen sprake, omdat zij de naam van VOF al sinds 2015 gebruikt. In de visie van Interchild moet zij dan ook worden aangemerkt als voor-voorgebruiker van de merken en zijn de merkregistraties geldig. De rechtbank komt tot het oordeel dat Interchild haar merken heeft aangevraagd om VOF het gebruik van het teken te verhinderen en om zo op oneerlijke wijze afbreuk te doen aan de belangen van haar jonge concurrent. Interchild heeft de merken niet geregistreerd om op eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging. De aanvraag is dus te kwader trouw ingediend. 

4.10. Interchild stelt zich op het standpunt dat haar aanvraag per definitie geen misbruik oplevert omdat zij de tekens al gebruikte voordat [naam VOF] dat deed en zij daarom als eerste of ‘voor-voorgebruiker’ moet worden aangemerkt. Onder verwijzing naar jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof (BenGH 25 juni 2004, ECLI:NL:XX:2004:AR4257 (Winner Taco/El Taco)) stelt zij zich op het standpunt dat haar, vanwege haar eerste gebruik, het recht toekomt om het merk te registreren. Dat standpunt wordt verworpen. Het latere arrest van het Hof van Justitie (Lindt & Sprüngli/Hauswirth) geeft immers aanleiding om deze regel van het Benelux Gerechtshof te nuanceren. Volgens dat arrest moet niet alleen worden gekeken naar het aanvangstijdstip waarop de voor-voorgebruiker met het gebruik begon, maar ook naar de omvang en bekendheid van dat gebruik en het voorgebruik van [naam VOF] op 2 september 2020. Die omvang en bekendheid komen hieronder nog aan de orde.

4.21. Alle hiervoor besproken, op 2 september 2020 aanwezige, omstandigheden in onderlinge samenhang bezien brengen de rechtbank tot het oordeel dat Interchild de [naam VOF] -merken heeft aangevraagd om [naam VOF] - vroeger of later - het gebruik van het teken [naam VOF] te verhinderen en om zo op oneerlijke wijze afbreuk te doen aan de belangen van haar jonge concurrent. Interchild heeft de [naam VOF] -merken niet geregistreerd om op eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging. De aanvraag is dus te kwader trouw ingediend. Dit brengt mee dat het verstekvonnis in zoverre kan worden bekrachtigd.