Merkdepot eigen achternaam GELDOF nietigverklaard
Rechtbank van Koophandel Gent 9 april 2015, IEF 15516; eerder als IEFbe 1612 (Engicon e.a. tegen Geldof)
Merkenrecht. Recht op gebruik eigen naam. Depot ter kwader trouw. Eiseressen exploiteren een bedrijf in metaalconstructies onder de handelsnaam “Geldof metaalconstructie”. Zij vorderen, op grond van deze oudere handelsnaam, de doorhaling van het door mevrouw Geldof gedeponeerde Benelux merk GELDOF en beroepen zich hierbij op depot ter kwader trouw. De rechtbank oordeelt dat er inderdaad sprake van kwader trouw is nu zonder toestemming en concrete intentie tot gebruik is gedeponeerd en vernietigt het merkdepot. De vordering tot een verbod op nieuwe registratie wijst de rechtbank af, omdat zij niet kan ingrijpen op uitoefening van hypothetische rechten.
Registratie ter kwader trouw
Kwade trouw wordt in ieder geval uitgesloten wanneer de merkhouder, dan wel een andere relevante voorgebruiker, de toestemming tot gebruik zou hebben gegeven. Te dezen komt het gebruik van de benaming "GELDOF". in de overeenkomst van overdracht van aandelen afgesloten tussen partijen, op twee plaatsen aan bod.
(…)
Het staat vast dat er in hoofde van verweerster ten tijde van het depot geen concrete intentie was het zelf als merk te gebruiken voor de aanduiding van waren of diensten, maar eerder als een instrument om de activiteiten van eiseressen te belemmeren in hun (verdere) gebruik van de handelsnaam "GELDOF" terwijl de ingebrekestelling zelf bewijst dat dit gebruik in hoofde van eiseressen nog actueel was.Elke uittegging van de overeenkomst die erop zou neerkomen dat de voornoemde relevante bepalingen ervan een toestemming uitmaken voor verweerster en verkopende partu, om tot een onmiddellijk depot als Benelux woordmerk over te gaan, is niet bestaanbaar met het overige van de inhoud van de overeenkomst.
Het staat vast dat verweerster niet de toestemming van de houder van de oudere handelsnaam had bekomen tot depot van een identieke benaming voor soortgelijke waren of diensten.Ten overvloede bieden de na tussenvonnis van 26.06.2014 door verweerster bijgebrachte stukken, ongeacht of zij voldoen aan het tegensprekelijk karakter van de procedure, geen bewus van het feit dat zij voorbereidingen getroffen heeft om na 1 januari 2014 onder de eisen naam "GELDOF" zelfstandige activiteiten te ontwikkelen: de interne nota's, haalbaarheids- en opportuniteitsstudies bevatten niet de minste verwijzingen naar een toekomstige bedrijvigheid onder de benaming "GELDOF".
Een en ander is niet van aard haar kwade trouw te weerleggen.De omstandigheid van kwade trouw dient beoordeeld te worden op het tijdstip van het depot en rekening houdend met alle begeleidende omstandigheden (HvJ 11juni 2009, Lindt & Sprtigli/ Franz Hauswirth, C-529l07, BIE 2009, 59)
(…)Deze omstandigheden worden zonder ultzondering aangetroffen in het concreet litigieus geval: er is sprake van een gelijk teken voor dezelfde concurrerende activiteiten in een beperkte markt waar het verwarringrisico acuut is, terwijl de ware bedoelingen van de deposant ten tijde van het depot niet stroken met de goede trouw.
Het volstaat dat deze voorwaarden verenigd zijn om van een depot ter kwader trouw te kunnen spreken: de sanctie is geen andere dan de nietigverklaring van de registratie'
Aan het onderdeel van de vordering om verweerster verbod op te leggen om de naam "GELDOF", of enige daarmee overeenstemmende naam op enigerlei wijze als merk' in welk register dan ook, te deponeren voor identieke of soortgelijke waren en diensten als de waren en diensten waarvoor eiseressen het teken "GELDOF" gebruiken, op straffe van een dwangsom, kan geen gevolg gegeven worden gegeven.
De rechtbank is niet bij machte om anticipatief in te grijpen op de uitoefening van hypothetische toekomstige rechten.