Merken die staatsemblemen weergeven of nabootsen
HvJ EG, 16 juli 2009, gevoegde zaken C-202/08 P en C-208/08 P, American Clothing Associates N.V. tegen OHIM
Merkenrecht en 6ter Parijs. Fabrieks- of handelsmerken die gelijk zijn aan of overeenstemmen met een staatsembleem. Weigering van inschrijving beeldmerk bestaande uit de weergave van een esdoornblad en de letters RW (kleding) wegens gelijkenis met het esdoornblad-embleem van Canadese. Voor waren was die weigering volgens het GvEA (IEF 5728) terecht, voor diensten was de interpretatie van het OHIM van 6ter echter te ruim. Het beroep wordt afgewezen, maar de het Hof concludeert net als de AG dat de uitbreiding van de bescherming van nationale emblemen ten opzichte van dienstmerken weliswaar niet uit het Verdrag van Parijs volgt, maar uit de nationale of communautaire regelgeving.
Weergave staatsembleem: 50. Derhalve kan een merk dat een staatsembleem niet exact weergeeft, niettemin door artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs worden gedekt, wanneer het door het betrokken publiek, in casu de gemiddelde consument, als nabootsing van een dergelijk embleem wordt opgevat.
59. Zoals ten slotte in punt 47 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, is artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs niet enkel van toepassing op merken, maar ook op bestanddelen van merken die staatsemblemen weergeven of nabootsen. Bijgevolg volstaat het voor weigering van inschrijving als gemeenschapsmerk dat één enkel bestanddeel van het aangevraagde merk een dergelijk embleem of een nabootsing daarvan weergeeft. Aangezien het Gerecht had geoordeeld dat het in het aangevraagde merk weergegeven esdoornblad een nabootsing uit heraldiek oogpunt van het Canadese embleem vormde, hoefde het dus niet meer de door dit merk opgeroepen totaalindruk te onderzoeken, daar artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs niet verlangt dat het merk in zijn geheel in aanmerking wordt genomen.
Uitbreiding tot dienstmerken: 73. Derhalve laat voornoemd artikel 6 ter het aan de vrije beoordeling van de verdragsluitende staten over om de aan warenmerken gewaarborgde bescherming uit te breiden tot dienstmerken. Aldus legt het Verdrag van Parijs deze staten niet de verplichting op, een onderscheid tussen die beide types van merken te maken.
74. Bijgevolg moet worden onderzocht of de gemeenschapswetgever deze bevoegdheid heeft willen uitoefenen en de krachtens het Verdrag van Parijs aan warenmerken geboden bescherming tot dienstmerken heeft willen uitbreiden.
80. Artikel 7, lid 1, sub i, van verordening nr. 40/94 is immers zonder onderscheid van toepassing op warenmerken en op dienstmerken, zodat de weigering van inschrijving bijvoorbeeld betrekking kan hebben op een dienstmerk dat een badge bevat. Uit niets blijkt evenwel waarom een dergelijke weigering van inschrijving zou moeten worden tegengeworpen aan een dienstmerk dat een badge bevat, en niet aan een dienstmerk dat een staatsvlag bevat. Zo de gemeenschapswetgever een dergelijke bescherming aan badges en aan wapenschilden heeft willen verlenen, moet ervan worden uitgegaan dat hij a fortiori ook de bedoeling had om een minstens even grote bescherming toe te kennen aan wapens, vlaggen en andere emblemen van staten of van intergouvernementele internationale organisaties. Derhalve lijkt het weinig waarschijnlijk dat de gemeenschapswetgever de bedoeling heeft gehad om een dienstenleverancier een merk te laten gebruiken dat een nationale vlag bevat, terwijl hij dit gebruik tegelijkertijd zou hebben verboden voor badges zoals die van een sportvereniging.
81. Bijgevolg heeft het Gerecht ten onrechte geoordeeld dat de litigieuze beschikking, door inschrijving van het aangevraagde merk voor diensten van klasse 40 in de zin van de Overeenkomst van Nice te weigeren, artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.
84. In casu is het Hof van oordeel dat het over alle noodzakelijke gegevens beschikt om in de zaak ten gronde te beslissen.
85. Aangezien immers het onderscheid dat het Gerecht bij de toepassing van artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 tussen warenmerken en dienstmerken heeft gemaakt ongegrond is, moet om de in de punten 39 tot en met 61 van het onderhavige arrest uiteengezette redenen met betrekking tot de waren van de klassen 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice worden geoordeeld dat de inschrijving van het merk eveneens op goede gronden kon worden geweigerd voor diensten van klasse 40 van deze Overeenkomst.
Lees het arrest hier.
