10 jun 2020
Uitspraak ingezonden door Thijs van Aerde en Florianne van der Woude, Houthoff.
Merkinbreuk afgewezen wegens ontbreken toestemming van merkhouder
Rechtbank Den Haag 10 juni 2020, IEF 19260; ECLI:NL:RBDHA:2020:5830 (Silk Cosmetics tegen Notino) Notino verkoopt via haar webshops onder andere parfums van de merken Montale en M Mancera. Zij wordt aangesproken wegens merkinbreuk door Silk Cosmetics, Benelux-distributeur van een aantal luxueuze parfumhuizen. Silk Cosmetics heeft met betrekking tot de Montale- en M Mancera-producten een exclusieve distributie- en licentieovereenkomst en treedt zowel namens de merkhouder als voor zichzelf als licentiehouder op. Notino betwist dat Silk Cosmetics vorderingsgerechtigd is en dit verweer treft doel. Silk Cosmetics kan slechts vorderingen instellen met toestemming van de merkhouder of indien de merkhouder niet zelf - na daartoe te zijn aangespoord - een vordering wegens inbreuk instelt. Silk Cosmetics beschikt niet over deze toestemming, noch is er sprake van een uitblijvende reactie van de merkhouder als bedoeld in artikel 25 lid 3 Uniemerkenverordening. Derhalve wordt de vordering van Silk Cosmetics afgewezen.
4.9. Nu de op onrechtmatig daad gestoelde vordering van Silk Cosmetics als licentiehouder hetzelfde doel dient als de verbodsvordering op grond van de UMVo, kan Silk Cosmetics deze vordering niet instellen zonder toestemming (dan wel uitblijvende reactie) van de merkhouder.Voor zover Silk Cosmetics met het gesteld onrechtmatig handelen jegens de merkhouder rechtstreeks opkomt voor de belangen van de merkhouder, moet zij beschikken over een last daartoe van de merkhouder. Dat zij die heeft is gesteld noch gebleken terwijl het gelet op de betwisting van de vorderingsgerechtigdheid door Notino wel op de weg van Silk Cosmetics had gelegen om - zo sprake van lastgeving zou zijn - daarvan blijk te geven.