Merkinbreuk door verkoop restvoorraad en als partij aangeboden merkkleding

Rechtbank Den Haag 14 september 2016, IEF 16267; ECLI:NL:RBDHA:2016:10887 (Guy Laroche tegen 4 Every Ware) Uniemerken. Rechtsverwerking. Inbreuk. Guy Laroche is een Frans modehuis. 4EveryWare is een onderneming die zich bezighoudt met de groot- en kleinhandel in partijgoederen en heeft merkproducten als partij aangeboden op haar website, advertenties geplaatst op www.eurotradefair.nl en doorverkocht. Guy stelt dat 4 Every Ware onrechtmatig heeft gehandeld en vordert staking van inbreuk op haar merkrecht. 4 Every Ware voert onterecht aan dat Guy Laroche haar rechten heeft verwerkt. Van rechtsverwerking is slechts sprake indien een schuldeiser zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van het betrokken recht. De restvoorraad merkproducten tot aan de verkoop door Promeco aan Boxter is niet in de handel is gebracht volgens artikel 13 lid 1 UMVo, dus kan er geen sprake zijn van uitputting. Staking wordt bevolen.

Rechtsverwerking

4.3. Als primair en meest verstrekkend verweer tegen dat verzet door Guy Laroche heeft 4 Every Ware aangevoerd dat Guy Laroche haar rechten heeft verwerkt. De door 

4 Every Ware aangevoerde omstandigheden a), b) en c) (zie 3.3.1) kunnen evenwel niet leiden tot de conclusie dat Guy Laroche ten aanzien van 4 Every Ware haar rechten heeft verwerkt. Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.4. Van rechtsverwerking is volgens vaste jurisprudentie slechts dan sprake indien een schuldeiser zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van het betrokken recht (HR 7 juni 1991, NJ 1991, 708). Enkel tijdsverloop levert geen toereikende grond op voor het aannemen van rechtsverwerking; daartoe is vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken (HR 29 september 1995, NJ 1996, 89).

4.6. Dit brengt mee dat niet valt in te zien dat en hoe de door 4 Every Ware aangevoerde omstandigheden bij haar het gerechtvaardigd vertrouwen zouden kunnen hebben gewekt dat Guy Laroche haar aanspraak jegens 4 Every Ware niet (meer) geldend zou maken of ertoe kunnen hebben geleid dat de positie van 4 Every Ware onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard door het (alsnog) geldend maken van de aanspraak door Guy Laroche. Bijzondere omstandigheden die zouden hebben plaatsgevonden tussen de aankoop door 4 Every Ware eind 2013 en het geldend maken daarvan door Guy Laroche jegens 4 Every Ware, heeft 4 Every Ware niet aangevoerd.

Uitputting

4.11. Uitgangspunt bij de beoordeling van het beroep op uitputting door 4 Every Ware is dat de bewijslast ter zake de uitputting bij degene ligt die zich daarop beroept.6 4 Every Ware heeft naast haar algemene stelling dat de merkproducten, waaronder de restvoorraad, in het kader van de acties bij de Carrefour door Promeco in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, niet concreet aangegeven met welke handeling(en) van Promeco dat dan zou zijn gebeurd.

4.15 Uit het arrest van het Hof van Justitie EG van 30 november 2004 in de zaak Peak Holding (zaak C-16/03) volgt dat het te koop aanbieden (maar er niet in slagen te verkopen) onvoldoende is om te kunnen spreken van “in de handel brengen” in de zin van artikel 13 UMVo. Zelfs als het te koop aanbieden als een op de markt gerichte handeling moet worden aangemerkt, gaat het er immers om dat de merkhouder niet mag worden beperkt om het voor het eerst in de handel brengen van de merkproducten binnen de Gemeenschap te controleren. De merkhouder zou daarin wel worden beperkt als – hier – de restvoorraad wel door het enkele te koop aanbieden als in de handel brengen zou worden aangemerkt, al is het maar omdat hij in een geval als het onderhavige, waarin het niet de merkhouder zelf is, maar een derde die met zijn toestemming merkproducten in het kader van een exclusieve loyaliteitsactie mag verkopen, de controle kwijt zou raken als die verkoop binnen dat kader (en binnen de gegeven toestemming) niet is gelukt.

4.16. Dat brengt mee dat er vanuit is te gaan dat de restvoorraad merkproducten tot aan de verkoop door Promeco aan Boxter niet in de handel is gebracht volgens artikel 13 lid 1 UMVo en dat tot dat moment dus ook geen sprake kan zijn van uitputting van de rechten van Guy Laroche op de restvoorraad. Het verweer van 4 Every Ware dat de merkrechten van Guy Laroche al bij de eerste actie bij de Carrefour in Frankrijk zijn uitgeput, treft voor de restvoorraad dan ook geen doel. Om dezelfde redenen is ook tijdens de actie bij Carrefour België geen sprake geweest van het in de handel brengen van de restvoorraad en dus ook niet van uitputting van de rechten van Guy Laroche daarop.

De beslissing
De rechtbank:

5.1. veroordeelt 4 Every Ware om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden de inbreuk op de merkrechten van Guy Laroche, bestaande uit het aanbieden, het in voorraad houden voor verkoop en het verkopen van de merkproducten zonder toestemming van Guy Laroche.