Merkinbreuk PRIVIDER op PREVIDER door complementaire dienst anoniem toegang tot internet

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 juli 2016, IEF 16129; IEFbe 1876; ECLI:NL:GHARL:2016:5859 (Privider tegen Previder)
Merkenrecht. Previder is een landelijk opererend datacenter en houderster van Benelux en Gemeenschapswoordmerk. Privider is een internetprovider die anoniem bellen, mailen, chatten en betalen aanbiedt en tot april 2014 onder de naam 'secret alter ego' opereert. In kort geding is Privider een merk/handelsnaaminbreukverbod opgelegd. Het merk heeft een gering onderscheidend vermogen; er is overeenstemming, de diensten zijn soortgelijk. Privider biedt geen internettoegang aan, maar maakt het mogelijk om anoniem gebruik hiervan te maken als complementaire dienst. Het verbod op merkinbreuk en inbreuk op handelsnaamrecht blijft in stand.

3.10. Het hof is met Privider en de voorzieningenrechter van mening dat het merk PREVIDER van huis uit weinig onderscheidend is. Dat het merk PREVIDER door het gebruik daarvan alsnog een groot onderscheidend vermogen heeft verkregen, zoals Previder c.s. stellen, is door hen niet aannemelijk gemaakt. Gegevens met betrekking tot onder andere het marktaandeel van het merk en de hoogte van de reclamekosten zijn door Previder c.s. niet overgelegd. Bij de beoordeling van de merkinbreuk zal het hof, net als de voorzieningenrechter, ervan uitgaan dat het merk PREVIDER geldig is, maar een gering onderscheidend vermogen heeft.

3.14. Het hof kan Privider hierin niet volgen omdat uit de door haar overgelegde stukken blijkt dat het teken “privider” ook zonder toevoeging van genoemd sleutelgat wordt gebruikt. Daarenboven is het hof voorshands van oordeel dat de toevoeging van het sleutelgat de auditieve en begripsmatige overeenstemming onvoldoende wegneemt.

3.18. Bijgevolg is het hof, net als de voorzieningenrechter, voorshands van oordeel dat sprake is van merkinbreuk. Grieven 1 en 2 falen.

Handelsnaaminbreuk?
3.19. Grief 3 richt zich tegen het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dat ook met betrekking tot het voeren van de handelsnaam Privider het voldoende aannemelijk is dat bij het relevante publiek verwarring te duchten is. De grief bevat in hoofdzaak dezelfde klachten die door Privider onder grieven 1 en 2 zijn aangevoerd en die door het hof hiervoor zijn verworpen. Die klachten behoeven om die reden geen bespreking. Nieuw is de klacht dat de voorzieningenrechter bij de beoordeling van de overeenstemming tussen beide handelsnamen ten onrechte er geen rekening mee heeft gehouden dat Privider niet de .nl maar de .com extensie gebruikt, terwijl Previder c.s. alleen previder.nl gebruikt. Het hof is met Previder c.s. van oordeel dat bij de beoordeling van overeenstemming en verwarringsgevaar in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet de extensie van de domeinnaam van ondergeschikt belang is. Het gebruik van de extensie neemt naar het oordeel van het hof het verwarringsgevaar niet weg, nog daargelaten dat Privider de handelsnaam ook zonder extensie voert. Grief 3 faalt ook.