Merkinbreukvordering van Crossfit is afgewezen

Rechtbank Den Haag 19 februari 2020, IEF 19030; ECLI:NL:RBDHA:2020:1395 (CF tegen VES) CF is opgericht door de Amerikaan X, bedenker van het zogenoemde CrossFit-trainingsprogramma. CF is houdster van het Uniewoordmerk CROSSFIT (hierna: Crossfit-merk). VES is een overkoepelende fitnessorganisatie waarbij zo’n honderd (zelfstandige) sportscholen uit Nederland en Vlaanderen zijn aangesloten en heeft het Benelux beeldmerk met de bewoording “The Crossbox” ingeschreven (hierna: The Crossbox-merk). Rond de tijd dat VES haar merk heeft gedeponeerd, is zij aan haar leden een trainingsprogramma onder de naam ‘The CrossBox’ gaan aanbieden. CF is van mening dat VES hiermee inbreuk maakt op haar merkenrecht op grond van artikel 9 lid 2, aanhef en onder c, dan wel aanhef en onder b UMVo. Het beroep op sub c slaagt niet, omdat uit de feiten onvoldoende blijkt dat het Crossfit-merk bekendheid geniet als bedoeld in die bepaling. Het beroep op sub b slaagt ook niet, omdat er onvoldoende overeenstemming tussen de merken bestaat om te spreken van verwarringsgevaar. Tot slot kan niet worden geoordeeld dat aan de vereisten voor vervallenverklaring van het Crossfit-merk is voldaan, zodat de reconventionele vordering wordt afgewezen.  

4.5. CF heeft gesteld dat het merk bekend is dankzij haar wereldwijde licentiemodel, het evenement The CrossFit Games, de samenwerking met Reebok en haar reclame- en marketinginspanningen. VES betwist echter dat uit de stukken die die CF ter staving daarvan heeft overlegd (productie 8), van de benodigde bekendheid blijkt. Zij heeft in dat verband onweersproken aangevoerd dat de overgelegde stukken zien op gebruik van het merk in de Verenigde Staten, dan wel dat deze (waar het gaat om informatieve pagina’s of artikelen) op zichzelf niets over de bekendheid van het merk zeggen. In dat licht had het op de weg van CF gelegen om nader toe te lichten en te onderbouwen dat het merk in de Europese Unie bekendheid geniet. Zij heeft dat echter nagelaten. Zo heeft zij de gestelde internationale uitstraling van de in de Verenigde Staten gehouden CrossFit-games, de samenwerking met Reebok en haar reclame- en marketinginspanningen, niet concreet gerelateerd aan de Europese Unie of voor dit grondgebied inzichtelijk gemaakt. Het aantal sportscholen dat in de Europese Unie gebruik maakt van haar licentiemodel heeft zij evenmin ergens aan gerelateerd, zodat daaraan wat betreft het marktaandeel van het merk geen betekenis kan worden toegekend. De stelling dat haar merk bekendheid geniet als bedoeld in artikel 9 lid 2, aanhef en onder c, UMVo is gelet op dit alles niet voldoende onderbouwd. CF komt daardoor geen beroep op de bescherming van dit artikel toe.

4.10. Aan het betoog van CF dat sprake is van begripsmatige overeenstemming omdat ‘box’ in het teken van VES verwijst naar de trainingsruimte waar het programma van CF beoefend wordt, gaat de rechtbank voorbij. De bedoelde aanduiding maakt immers begripsmatig, noch anderszins onderdeel uit van haar merkinschrijving. De aanduiding vormt als zodanig ook geen onderdeel van de wijze waarop CF haar merk in de praktijk gebruikt, zodat niet kan worden aangenomen dat het van invloed is op de wijze waarop het publiek het Crossfit-merk percipieert. Voor zover CF ter zitting desondanks heeft betoogd dat het gebruik van de aanduiding ‘box’ een relevante factor is bij de hier te verrichten globale beoordeling van het verwarringsgevaar, faalt dat betoog reeds bij een gebreke van een deugdelijke onderbouwing.

4.17. Dit betoog faalt. CF heeft terecht gesteld dat zij als merkhoudster niet verplicht is een generieke naam te verschaffen die het publiek kan gebruiken ter aanduiding van de door haar aangeboden diensten. Wel kan worden gezegd dat de keuze om een trainingsprogramma aan te bieden onder een merknaam die tot op zekere hoogte beschrijvend dan wel verwijzend van aard is, het risico meebrengt dat die naam eerder als soortnaam wordt gebruikt, maar voor het oordeel dat CF in dat verband geen redelijke inspanningen heeft verricht om haar merk te handhaven, bestaan op basis van het debat in deze procedure onvoldoende aanknopingspunten. De rechtbank stelt daarbij voorop dat VES de stelling van CF dat zij haar merk consequent aanduidt met het Amerikaanse registered trademark-teken® en het zelf niet als soortnaam gebruikt, niet heeft betwist. VES heeft evenmin betwist dat CF strikte richtlijnen met betrekking tot het gebruik van haar merk door licentienemers hanteert en dat zij in dat verband ook strenge eisen stelt aan de toelating van nieuwe licentienemers, terwijl verder ook niet gesteld of gebleken is dat licentienemers de aanduiding Crossfit niet consequent als merk gebruiken. Daarnaast heeft CF gemotiveerd gesteld en met stukken onderbouwd dat zij haar merkrechten jegens derden actief handhaaft. Zij heeft voorbeelden overgelegd van door haar in Europa geëntameerde oppositie- en nietigheidsprocedures tegen merknamen van derden en zij heeft enkele (van vóór de dagvaarding daterende) sommatiebrieven aan niet gelicentieerde sportscholen overgelegd. Aan de stelling van VES dat onduidelijk is of die brieven effect hebben gesorteerd, gaat de rechtbank, bij gebreke van enige aanwijzing dat de betreffende sportscholen het gewraakte gebruik hebben voortgezet, voorbij. Ten slotte bestaat voor het oordeel dat voorafgaand aan de onderhavige vordering sprake is geweest van (generiek) gebruik van het merk door andere sportscholen of derden waartegen CF verzuimd heeft te ageren onvoldoende grond, in aanmerking genomen dat VES zich ter staving van haar vordering slechts heeft beroepen op beschrijvend gebruik in berichten op sociale media die hoofdzakelijk afkomstig zijn van consumenten. Dat de inspanningsverplichting van CF als merkhouder meebrengt dat zij de auteurs van die berichten rechtstreeks op dat gebruik had moeten aanspreken, is niet gesteld en valt zonder nadere toelichting ook niet in te zien.