Merkinschrijving 'Holy & Victorious' tegengehouden

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 17 augustus 2023, IEF 21628; Oppositienr. 2016049 (JC New Retail/Semir Capella) In dit geschil heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het BBIE) te oordelen over de oppositie tegen de merkaanvraag van Semir Capella door JC New Retail (hierna: JC). Semir Capella heeft een aanvraag gedaan voor het woordmerk ‘Holy & Victorious’. JC baseert de oppositie op het Uniewoordmerk ‘HOLY’. De reden van oppositie is dat JC vreest dat er verwarringsgevaar tussen de twee merken dreigt.

JC stelt dat de twee merken voor een groot deel identiek zijn, nu het ingeroepen merk en het bestreden merk beiden het woord ‘holy’ in zich verwerkt hebben.  Ook zijn de waren en diensten waar beide merken op slaan identiek en hebben zij dezelfde begripsmatige betekenis. Het BBIE geeft JC gelijk. Auditief is er sprake van overeenstemming tussen de twee tekens. Ook begripsmatig is er sprake van een zekere mate van overeenstemming, nu zij beide ten dele naar het heilige refereren. Visueel is er ook sprake van overeenkomstigheid. Het feit dat het merk van JC in hoofdletters wordt geschreven is geen factor die van belang wordt geacht. Als laatste merkt het BBIE op dat de betrokken waren deels overeenstemmend zijn, nu beide merken zich op kledingstukken richten. Al deze factoren brengen het BBIE tot het oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar, omdat er nu een gerede kans is dat consumenten zullen denken dat de producten van Semir Capella een variatie van een modelijn van JC zijn. De oppositie wordt toegewezen en de merkaanvraag wordt niet ingeschreven.

50 In dit geval is er sprake van visuele en auditieve overeenstemming tussen de conflicterende tekens. Begripsmatig stemmen de tekens in zekere mate overeen. De betrokken waren zijn deels identiek en deels in hoge mate overeenstemmend. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en de waren waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Daarbij is tevens van belang dat het publiek zou kunnen menen dat het betwiste teken een variatie is op het ingeroepen merk nu zij het element HOLY delen en het in de betrokken sector vaak voorkomt dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft naar gelang het erdoor aangeduide type waren. Ook is het in de betrokken sector gebruikelijk dat eenzelfde onderneming gebruik maakt van sub-merken, te weten tekens die van een hoofdmerk worden afgeleid en met dit merk een onderscheidend element gemeen hebben, ter onderscheiding van verschillende productlijnen. Hierdoor is het denkbaar dat het relevante publiek de door de conflicterende tekens aangeduide waren als twee afzonderlijke, maar van eenzelfde fabrikant afkomstige productlijnen beschouwt.