Merkinschrijving Xales is nietig

Rechtbank Oost-Brabant 6 mei 2020, IEF 19210; ECLI:NL:RBOBR:2020:2620 (Gala tegen Xales) Gala houdt zich sinds 1999 bezig met het ontwerpen en produceren van partytenten, paviljoens en andere overkappingen voor evenementen. Gala is internationaal actief, waaronder in Nederland. Zij maakt daarbij gebruik van exclusieve distributeurs. Xales bv houdt zich bezig met de handel in tuinartikelen, waaronder ook (party-) tenten. Xales Holding is de holdingmaatschappij van Xales bv en is merkhouder van diverse (woord-)merken. Tot het assortiment van Gala behoren partytenten met de aanduiding Pro 40 en Pro 50. Gala heeft op 20 mei 2014 o.a. de aanduidingen Pro 40 en Pro 50 in het Verenigd Koninkrijk als merk geregistreerd. Verder was Xales in de periode van 2011 tot begin 2015 de distributeur in Nederland van producten van (onder meer) Gala. Deze distributierelatie is in het eerste kwartaal van 2015 geëindigd. Xales schrijft na deze beïndiging de volgende Beneluxmerken in: Pro 40 en Pro 50. Gala stelt dat de merkinschrijvingen Pro 40 en Pro 50 te kwader trouw zijn gedeponeerd en nietig verklaard dienen te worden.

In deze zaak speelt de vraag naar de nietigheid van een merkinschrijving op grond van artikel 2.2bis BVIE. Er wordt geoordeeld dat de inschrijving te kwader trouw is ingediend. Xales wist of behoorde te weten dat Gala een soortgelijk teken gebruikte. Er is geen sprake van voor-voorgebruik door gedaagde. Het teken van Gala en het gedeponeerde merk van gedaagde vertonen dermate onbeduidende verschillen, dat deze aan de aandacht van een gemiddelde consument kunnen ontsnappen. Ook is er bij gedaagde het oogmerk om Gala te beletten het teken verder te gebruiken. Proceskosten conform het liquidatietarief, omdat in deze zaak de inbreukvraag niet speelt en artikel 1019h Rv daarom toepassing mist.

4.8. De rechtbank concludeert dat Xales ten tijde van het depot wist of behoorde te weten dat Gala een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan Xales het depot wenste.

 

4.10. De rechtbank volgt Gala in dezen. Uit de stellingen en handelingen van Xales volgt dat zij met het depot juist beoogde het gebruik van de tekens Pro 40 en Pro 50 door Gala via haar Nederlandse distributeur te verhinderen. Dit wordt onderstreept door het feit dat Xales het merkdepot verricht één dag nadat zij door Gala wordt gesommeerd het gebruik van de aanduidingen Pro 40 en Pro 50 te staken. Bovendien sommeert Xales kort na het depot vervolgens Gala Nederland om dat gebruik in de Benelux te staken. Hieruit blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat Xales met het depot het oogmerk had om Gala (Nederland) het gebruik van de aanduidingen Pro 40 en Pro 50 te verhinderen. Dat Xales dit enkel deed om haar bestaande rechten als voorgebruiker te consolideren, heeft zij onvoldoende onderbouwd. Hierbij wijst de rechtbank ook naar hetgeen zij hiervoor onder 4.6 heeft overwogen over het gestelde voor-voorgebruik door Xales.

4.11. Uit het voorgaande volgt, dat de verweren van Xales tegen de stelling van Gala dat Xales de aanvraag om inschrijving van dat merk te kwader trouw heeft ingediend, niet slagen. De rechtbank gaat daarom van die kwade trouw uit. Hieruit volgt dat het merk van Xales nietig kan worden verklaard.

4.15. De rechtbank volgt Xales op dit punt. Aan de orde is de vraag of artikel 1019h Rv hier van toepassing is. De rechtbank beantwoordt die vraag ontkennend. Aangenomen moet worden dat artikel 1019h Rv in beginsel alleen van toepassing is op procedures tussen enerzijds de houder van een intellectueel eigendomsrecht en anderzijds een vermeende inbreukmaker, waarbij de vraag aan de orde is of de vermeende inbreukmaker zonder toestemming handelingen (heeft) verricht of dreigt te verrichten die zijn voorbehouden aan de houder van het recht. Kort gezegd gaat het daarbij om de inbreukvraag (vgl. HvJEU 15 november 2012, ecli:eu:c:2012:717 (Bericap) en HvJEU 10 april 214, ecli:eu:c:2014:254 (Thuiskopie)).

De rechtbank is van oordeel dat de inbreukvraag (en daarmee de toepasselijkheid van artikel 1019h Rv) ook aan de orde is in nietigheidsprocedures die samenhangen met een concrete (voorgenomen) inbreukactie. Het maakt daarbij geen verschil of het verweer van de vermeende inbreukmaker tegen handhavend optreden van de houder van het intellectuele eigendomsrecht wordt gevoerd in de vorm van een vordering tot nietigverklaring die voorafgaat aan het verwachte optreden van de rechthebbende, dan wel in reactie daarop (vgl. Hof Den Haag 26 februari 2013, ecli:nl:ghdha:2013:bz1902 en Hof ’s‑Hertogenbosch 13 december 2016, ecli:nl:ghshe:2016:5526). Deze uitzondering op de hoofdregel doet zich, anders dan Gala heeft betoogd, in dit geval echter niet voor. Gala heeft geen, althans onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld, waaruit volgt dat zij deze procedure is gestart in verband met een concrete of concreet dreigende inbreukactie van Xales jegens haar. De enkele sommaties van Xales bij e-mails van 14 april 2017 en 22 november 2017 acht de rechtbank in dat kader onvoldoende, nu Gala daarin kennelijk geen aanleiding heeft gezien om deze nietigheidprocedure te starten. De dagvaarding in deze procedure dateert immers van 7 juni 2019. Een verdere toelichting heeft Gala op dit punt niet gegeven.

Het bedrag van de kostenveroordeling wordt daarom begroot aan de hand van het liquidatietarief.