Merkoverdracht MOJO THEATER in strijd met statuten

Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam 20 februari 2012, LJN BV7334 (Mojo Works tegen Mojo Theater C.V.)

Als randvermelding. Overdracht merk in strijd met statuten. Merk gelijk aan naam van de onderneming. Mojo Works verzoekt een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Mojo Theater, waaronder bevelen van (terug) overdragen van het merk 'Mojo Theater' aan Mojo Theater. Aangezien de statuten van de C.V. bepaald dat de naam voorbehouden blijft aan de C.V. en het beeldmerk wordt ingebracht door de beherend vennoot. In 2011 is het woordmerk "MOJO THEATER" overgedragen aan Colour of the Dream, waarna later dat jaar dit woordmerk weer terug is overgedragen.

Mojo Theater heeft erkend dat het woordmerk in strijd met statuten is overdragen, maar wilde het merk "veilig stellen", omdat zij bang was dat Mojo Works het merk zou overdragen aan een derde. De ondernemingskamer bevestigt dat Mojo Theater zonder besluit van de aandeelhoudersvergadering de overdracht in strijd is met de statuten. Het druist tegen het belang in nu de naam van de onderneming gelijkluidend is en aannemelijk is dat het woordmerk een commerciële waarde vertegenwoordigt.

Er zijn gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid en de Ondernemingskamer beveelt een onderzoek.

In citaten:

3.1 (...) v.   Mojo Theater heeft op 26 april 2011 zonder daaraan voorafgaand besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders – zoals de statuten onder artikel 13 lid 4 sub i voorschrijven - het woordmerk “Mojo Theater”, dat een grote financiële en commerciële waarde vertegenwoordigt, overgedragen aan Colour of the Dream, hetgeen niet in het belang is van Mojo Theater. Mojo Works heeft in dat verband gesteld dat het recht om de naam “Mojo Theater” te gebruiken door haar rechtsvoorganger Matching Mole is ingebracht in de commanditaire vennootschap en dat uitleg van de statuten van de commanditaire vennootschap in samenhang met de oprichting van Mojo Theater meebrengt mee dat uitsluitend Mojo Theater het gebruiksrecht van het woordmerk “Mojo Theater” heeft, zolang Mojo Works aandeelhouder is van Mojo Theater. Volgens Mojo Works is het woordmerk aan haar voorbehouden. Visser heeft als bestuurder onjuist gehandeld door het woordmerk eigenmachtig en in strijd met tussen partijen geldende bepalingen aan zijn eigen vennootschap over te dragen.

De overdracht van het woordmerk
3.9  Mojo Theater heeft erkend dat zij het desbetreffende woordmerk in strijd met de statuten op 26 april 2011 heeft overgedragen aan Colour of the Dream. Ter rechtvaardiging hiervan heeft zij betoogd dat zij het merk “veilig wilde stellen” omdat zij bang was dat Mojo Works het merk zou overdragen aan een derde. Nadat Visser op de onjuistheid van zijn handelen was gewezen, heeft Colour of the Dream het woordmerk weer overgedragen aan Mojo Theater. De Ondernemingskamer is van oordeel dat, nog daargelaten of de voorshands plausibele uitleg van Mojo Works van de statuten van de commanditaire vennootschap en van Mojo Theater juist is (zie hierboven onder 3.1 sub v), Mojo Theater in strijd met haar statuten zonder besluit van de aandeelhoudersvergadering het woordmerk heeft overgedragen aan Colour of the Dream. hetgeen tegen het belang van Mojo Theater indruist, nu de naam van de onderneming gelijkluidend is en aannemelijk is dat het woordmerk een commerciële waarde vertegenwoordigt. Over deze transactie en het terugdraaien daarvan is door Mojo Theater aan Mojo Works geen openheid van zaken gegeven.

3.10  Uit hetgeen hierboven is overwogen onder 3.5 tot en met 3.9, mede in onderling verband bezien, volgt reeds dat er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid van Mojo Theater. De Ondernemingskamer zal een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken vanaf 1 januari 2005 bevelen, dat zich in het bijzonder dient te richten op de onderwerpen die in genoemde overwegingen zijn besproken.