Merkrechthebbende moet facturen voor registratie merk betalen

Hof Arnhem-Leeuwarden 14 juli 2020, IEF 19329; ECLI:NL:GHARL:2020:5455 (Appellant tegen Taylor Wessing N.V.) Het gaat in deze zaak om een geschil over het factureren van werkzaamheden die verband houden met het registreren van een merk door een gemachtigde. Kernvraag is of de merkrechthebbende, die de gemachtigde (Taylor Wessing) heeft ingeschakeld, hierbij heeft gehandeld voor zichzelf of namens de licentie-houder. Het hof komt tot de conclusie dat de merkrechthebbende als opdrachtgever moet worden beschouwd en dat hij dus verplicht is de facturen te betalen.

5.9. Ook uit het feit dat Taylor Wessing de facturen heeft gestuurd (en gericht) aan Empire, kan onder deze omstandigheden niet worden afgeleid dat zij Empire als haar opdrachtgever beschouwde. Zij heeft hiermee immers slechts voldaan aan het verzoek van [de merkrechthebbende] om de facturen via Empire te laten lopen, wat voor Taylor Wessing niet hoefde te betekenen dat Empire haar opdrachtgever zou zijn (zie hiervoor). Dat in de facturen geen btw in rekening is gebracht, wat wel had gemoeten als [de merkrechthebbende] betalingsplichtige zou zijn, legt in dit verband onvoldoende gewicht in de schaal, omdat dit weliswaar fout is maar ook op een administratieve vergissing kan berusten. Taylor Wessing heeft immers laten zien dat in haar administratiedossiers [de merkrechthebbende] als contractspartij is aangeduid. Dat Taylor Wessing zich met haar betalingsherinneringen eerst tot Empire heeft gericht, past in de voorgaande lijn. Daar komt bij dat Taylor Wessing haar berichten steeds in cc aan [de merkrechthebbende] heeft gestuurd. Ook daaruit kan dus niet worden afgeleid dat Taylor Wessing ervan uitging dat Empire haar opdrachtgever was.

5.10. Uit de e-mail van 12 juni 2017 volgt wel dat [de vertegenwoordiger van de licentiehouder] er, net als [de merkrechthebbende], van uitging dat laatstgenoemde geen betalingsverplichting jegens Taylor Wessing had. Uit het bericht blijkt echter niet uit welke verklaringen/gedragingen van partijen [de vertegenwoordiger van de licentiehouder] dit heeft afgeleid. Dat [de vertegenwoordiger van de licentiehouder] achteraf bevestigde dat hooguit Empire een betalingsverplichting had, wil nog niet zeggen dat Taylor Wessing op grond van de verklaringen en gedragingen van partijen ten tijde van de opdracht kon en moest begrijpen dat [de merkrechthebbende] namens Empire handelde en dat Empire dus haar wederpartij daarbij zou zijn. Zoals hiervoor is overwogen, mocht Taylor Wessing er tot dan toe van uitgaan dat [de merkrechthebbende] de opdrachtgever was. De verklaring van [de vertegenwoordiger van de licentiehouder] naderhand kon daar niet eenzijdig wijziging in brengen.