Met Samsung compatibele cartridges maken inbreuk en aangeprijst met misleidende capaciteitsvergelijking

Rechtbank Den Haag 30 november 2016, IEF 16408; ECLI:NL:RBDHA:2016:14383 (Samsung tegen Maxperian en Digital Revolution) Octrooirecht. Gemeenschapsmodellenrecht. Ongerechtvaardigd vergelijkende reclame. Samsung vordert met succes een verbod voor Digital Revolution (123inkt.nl) en Maxperian (sneltoner.nl) vanwege inbreuk op EP2357537 en EP1975744 en gemeenschapsmodelrechten RCD 001200687, RCD 000853551. Ook wordt een verbod op het maken van ongerechtvaardigde vergelijkende reclame gegeven. Het octrooi EP '537 is geldig (vgl. IEF 13417). De cartridge kan niet worden beschouwd als een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel van een laserprinter waarin deze is geplaatst. Een printer zonder cartidge is namelijk aan te merken als een volledig product (4.74). Dat de modelrechten uitsluitend technisch bepaald zijn en geen eigen karakter hebben, worden door de rechtbank verworden (4.76 – 4.78). Inbreuk op gemeenschapsmodelrechten.

Samsung verwijt onrechtmatig handelen door suggeren dat de cartridge gelijkwaardig is door het noemen van de typenummers, dat is niet ongeoorloofd, het is niet meer dan het aangeven van technische compatibiliteit. De claim dat met Digital Revolutions cartridges 250 meer afdrukken kunnen printen is slechts gebaseerd op twee test met elk één cartridge, levert een onvoldoende gefundeerde en daarom ongeoorloofde vergelijkende reclame op.

Van de inzenders:

Inbreuk op octrooi EP '537
EP ‘537 claimt een toner cartridge met onder meer een afvaltonercontainer, waarbij de bovenzijde van die container is voorzien van een dieper gelegen deel met een bepaalde vorm. Die vorm maakt betere verspreiding van afvaltoner mogelijk, welke afvaltoner afkomstig is van het fotogeleidend medium. De rechtbank oordeelt in overeenstemming met een eerder vonnis van de kort gedingrechter in twee instanties (9 januari 2014 en 27 mei 2014) dat EP ‘537 geldig is en dat Maxperian NL en Digital Revolution daarop inbreuk maken.

Inbreuk op octrooi EP '744
EP ‘744 claimt een tonercartridge met een afvaltonerbehuizing en een behuizing voor verse toner, tussen welke twee behuizingen de laser van de laserprinter het fotogeleidend medium aanstraalt. De afvaltonerbehuizing is voorzien van een steuneenheid om deformatie van de onderste behuizing van de afvaltonerbehuizing en daarmee interferentie met de laserstraal te voorkomen. Anders dan in kort geding oordeelt de rechtbank dat EP ‘744 nieuw en inventief is en dat zowel Maxperian NL en Digital Revolution daarop inbreuk maken. Volgens de rechtbank in rov. 4.48 legt de vakman conclusie 1 van EP ‘744 zo uit dat de steuneenheid tenminste in aanraking moet zijn met zowel de bovenste als onderste behuizing van de afvaltonerbehuizing om zijn functie te kunnen uitoefenen. Een dergelijke steuneenheid is niet geopenbaard in de documenten waarop Maxperian NL en Digital Revolution zich in het kader van nieuwheid hebben beroepen (o.a. US 5,426,493 en US 2006/0159497). In het kader van inventiviteit neemt de rechtbank US 6,463,234. Dat document openbaart alle kenmerken van conclusie 1 van EP ‘744 behalve de steuneenheid. Het objectief technisch probleem wordt geformuleerd als het voorkomen van deformatie van de (gehele) afvaltonerbehuizing van een tonercartridge. Het beroep van Maxperian NL en Digital Revolution op algemene vakkennis wordt afgewezen, omdat door Maxperian NL en Digital Revolution geen enkel bewijs is overgelegd waaruit volgt dat de vakman het probleem van deformatie met zijn algemene vakkennis zou oplossen. Een combinatie met US 2006/0093399, US 5,426,493 of US 2006/0159497 lost dat probleem evenmin op. EP ‘744 wordt aldus door de Rechtbank ook inventief bevonden. Een beroep op added matter wordt afgewezen omdat Maxperian NL en Digital Revolution hebben verzuimd de oorspronkelijke aanvrage over te leggen. Inbreuk op conclusie 1 is door Maxperian NL en Digital Revolution niet bestreden, met als gevolg dat de rechtbank de inbreukvorderingen toewijsbaar acht (rov 4.69).

Inbreuk op gemeenschapsmodellen
De belangrijkste vraag die voorlag was of een cartridge kan worden beschouwd als een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel, te weten de laserprinter waarin zij wordt geplaatst. Indien dat wel het geval zou zijn, dan zou het vereiste van artikel 4 lid 2 sub a GModVo intreden, hetgeen betekent dat het model enkel bescherming kan genieten voor zover het model (of de onderdelen daarvan) zichtbaar zijn bij normaal gebruik. De rechtbank oordeelt in overweging 4.74 dat de cartridge niet als onderdeel van de printer kan worden beschouwd omdat het voortbrengsel, de printer, ook zonder die cartridge als een volledig product moet worden aangemerkt.

De verweren van Maxperian dat de modelrechten uitsluitend technisch bepaald zijn en geen eigen karakter hebben, worden door de rechtbank verworden (r.ov. 4.76 – 4.78).

De rechtbank oordeelt dat de modelrechten van Samsung geldig zijn en dat Maxperian op beide modelrechten inbreuk maakt.

Onrechtmatige uitingen:

4.84. DR claimt in de in rov. 2.35 afgebeelde advertentie dat haar cartridges 250 afdrukken meer printen dan de corresponderende Samsung-cartridges, en daarmee een kostenbesparing van 40% opleveren. DR heeft niet bestreden dat deze vergelijking niet gebaseerd is op een daadwerkelijke vergelijking van de printcapaciteit van de cartridges van DR met de cartridges van Samsung, maar op de afdrukresultaten van twee tests met elk één cartridge van DR die zijn vergeleken met de informatie die Samsung bij haar cartridges aan haar klanten verstrekt. DR heeft niet betwist dat die informatie van Samsung een garantie betreft omtrent het aantal te maken afdrukken en dat de werkelijke capaciteit altijd hoger uitvalt. Nu Maxperian c.s. met haar advertentietekst suggereert dat de daadwerkelijk gemeten capaciteit van haar cartridges 40% hoger ligt dan de afdrukcapaciteit van de cartridges van Samsung, verstrekt zij onvoldoende gefundeerde informatie, wat reeds daarom ongeoorloofde vergelijkende reclame is en daarmee onrechtmatig jegens Samsung. Overigens geldt dat de twee tests die DR heeft gedaan met haar eigen cartridges een dermate groot verschil vertonen voor wat betreft het afdrukresultaat, en met dermate kleine aantallen (telkens één cartridge) zijn uitgevoerd, dat ook om die reden een gefundeerde uitspraak omtrent het aantal afdrukken niet kan worden gedaan.