MEXICANO vormmerk - de rechter heeft op de bijgevoegde briefjes moeten spieken

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 11 juli 2016, IEF 16111; IEFbe 1869; ECLI:NL:RBOBR:2016:3653 (De Vries en Bakx Foods)
Merkenrecht. De Vries is producent van Mexicano-vleessnack en is houdster van diverse woordmerken en vormmerk. Bakx is de producent van vleessnacks die in april 2016 in hypermarktketen in Noord-Frankrijk heeft aangetroffen in verpakkingen met het opschrift MEXICANO ESCALERO. Hoewel qua vorm niet identiek is er hoge mate van visuele overeenstemming. "(De voorzieningenrechter) zelf heeft ter zitting de hulp van partijen nodig gehad en op de bijgevoegde briefjes moeten spieken om de hem ter zitting voorgeschotelde snacks van partijen uit elkaar te houden." Het vormmerk heeft te weinig onderscheidend vermogen en snacks van andere grote aanbieders wekken eenzelfde totaalindruk. Geen inbreuk op vormmerk, wel inbreuk op woordmerk.

Mexicano is niet beschrijvend voor 'pittig gekruid vlees', dat komt in veel buitenlandse keukens voor. Het is niet verworden tot soortnaam. Het is goed voorstelbaar dat de consument dat de betrokken waren als van dezelfde onderneming afkomstig zijn als de onderneming die de MEXICANO, MINI-MEXICANO en SUPER MEXICANO XXL op de markt brengt.

4.6. Voor alle drie relevante producten van Bakx (de Brasero, Brasero’s en Mexicano Escalero), geldt dat hun vorm niet gelijk is aan het vormmerk (te weten de Mexicano, zoals in 2006 gedeponeerd) van De Vries. Zowel de Mexicano van De Vries enerzijds als de Brasero, Brasero’s en de Mexicano Escalero van Bakx anderzijds, hebben een rechthoekige basis met een geribbeld oppervlak, waarbij de ribben, individueel bezien, dezelfde breedte hebben als de aan die ribben grenzende uitsparingen. Daarentegen is er sprake van een verschil in het aantal ribben tussen de producten van Bakx en het vormmerk van De Vries. Tevens is verschil in de hoogte van de uiteinden van de onderscheiden producten. Zo zijn de beide uiteinden van de Mexicano van De Vries laag terwijl de Brasero/Brasero’s van Bakx aan het ene uiteinde laag en aan het andere uiteinde hoog is, en beschikt de Brasero’s van Bakx over vijf ribben en vier uitsparingen terwijl de Mexicano van De Vries vier ribben en vijf uitsparingen heeft, waardoor het hoog-laagpatroon van Bakx in vergelijking met het vormmerk van De Vries een tegenovergesteld verloop heeft. De Mexicano Escalero van Bakx heeft één rib en twee uitsparingen minder dan de Mexicano van De Vries. Verder is niet in geschil dat ook het gewicht, de maatvoering en de dikte van de producten enigszins verschillen. Gelet op deze verschillen is geen sprake van gelijkheid van (een van) de door Bakx gebruikte vormen met het vormmerk van De Vries. Reeds gelet hierop is van een inbreuk op het vormmerk van De Vries door Bakx in de zin van artikel 2.20, lid 1 sub a, BVIE geen sprake.

4.7. Met De Vries is de voorzieningenrechter van oordeel dat, hoewel de Brasero, Brasero’s en Mexicano Escalero van Bakx qua vorm niet identiek zijn aan de Mexicano van De Vries, er tussen deze drie producten van Bakx en de Mexicano van De Vries een hoge mate van visuele overeenstemming bestaat. Dat het ene product een of twee ribben/ uitsparingen meer of minder bezit dan het andere en dat het ene product laag begint en hoog eindigt, terwijl het andere product laag begint en laag eindigt, maakt dit niet anders. Ook het feit dat het gewicht, de maatvoering en de dikte van de producten enigszins verschillen, doet hieraan niet af. De totaalindruk van de producten is dezelfde. Dat er in het economisch verkeer tussen deze soortgelijke waren bij het publiek verwarring kan ontstaan, lijdt wat de voorzieningenrechter betreft geen twijfel. Hij zelf heeft ter zitting de hulp van partijen nodig gehad en op de bijgevoegde briefjes moeten spieken om de hem ter zitting voorgeschotelde snacks van partijen uit elkaar te houden.

4.13. Anders dan Bakx is de voorzieningenrechter van oordeel dat het teken MEXICANO niet beschrijvend is voor het product. Weliswaar maakt pittig gekruid vlees onderdeel uit van de Mexicaanse keuken, maar pittig gekruid vlees komt in veel buitenlandse keukens voor en gesteld noch gebleken is dat een pittig gekruide vleessnack in de vorm waarin De Vries deze heeft ontwikkeld, typisch Mexicaans is of zelfs maar dat de wijze van kruiden van de snacks geschiedt aan de hand van een Mexicaanse receptuur. Voorshands moet worden geoordeeld dat de door De Vries geregistreerde woordmerken MEXICANO, MINI-MEXICANO en SUPER MEXICANO XXL voldoende onderscheidend zijn voor de waar waarvoor de woordmerken zijn ingeschreven.

4.14. Bakx heeft voorts aangevoerd dat het teken MEXICANO is verworden tot een soortnaam voor de pittige vleessnack met een productvorm zoals omschreven in rechtsoverweging 4.6. Van verwording tot soortnaam is - anders dan bij het vormmerk - ten aanzien van het woordmerk evenwel geen sprake. Weliswaar zijn er meer producenten die een pittige vleessnack op de markt brengen in een productvorm die in hoge mate visueel overeenstemt met de productvorm die De Vries MEXICANO noemt, maar buiten De Vries gebruikt geen van deze producenten het teken MEXICANO voor zijn product. Zoals al is overwogen noemt Mora haar product “Carrero”, noemt Mekkafood haar product “Ribburger”, en noemt Shell haar product “Chiliburger”. Bakx zelf duidt de door haar geproduceerde hier relevante vleessnacks overwegend aan als Brasero en Brasero’s.