'Mifare compatibility' wordt gebruikt ter aanduiding van de bestemming van de chips

Rechtbank Den Haag 19 april 2017, IEF 16733; ECLI:NL:RBDHA:2017:3987 (NXP tegen Infineon) Merkenrecht. Begin jaren ‘90 heeft de Oostenrijkse vennootschap Mikron een contactloze communicatiemethode ontwikkeld die gebruik maakt van radio-frequency identification (RFID), bekend van de OV-chipkaart. Mikron, overgenomen door Philips, werkte samen met Siemens, die haar chipsactiviteiten in Infineon heeft ondergebracht. Philips' chipsactiviteiten zijn later ondergebracht in NXP. Door het gebruik van de term 'Mifare compatibility' maakt Infineon bij de verhandeling van een deel van haar chips gebruik van het Mifare-teken ter aanduiding van de bestemming van de waar. Het uitsluitend recht van de merkhouder niet het recht omvat zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde van het merk wanneer dit nodig is om de bestemming van de waar aan te duiden, voor zover sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel; specifiek wordt in artikel 2.23 lid 1 suc c BVIE en 12 lid 1 sub c UMVo) dit voor accessoires en onderdelen benoemd. De uitingen “Mifare compatible” en “Mifare compatibilty” zijn niet in strijd met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. De inbreukvordering wordt afgewezen.

4.10 (...) Naar het oordeel van de rechtbank gebruikt Infineon het teken Mifare in haar uitingen sub 2.10 tot en met 2.20 aldus ter aanduiding van de bestemming van de waar.

4.11. De rechtbank verwerpt de stelling van NXP dat van een aanduiding van bestemming van de waar geen sprake kan zijn omdat de kaartchips van Infineon niet compatible zijn met de kaartchips van NXP. Zoals NXP zelf ook erkent, zijn kaartchips onderling nooit compatibel omdat deze niet met elkaar communiceren. De aanduiding “Mifare-compatible” of “Mifare compatibility” kan dan ook niet in die zin worden begrepen.

4.21. Met de aanduidingen “Mifare compatible” en “Mifare compatibility” zoals gebruikt in de onder 2.12, 2.13, 2.16 en 2.17 opgenomen uitingen verwijst Infineon niet naar producten van NXP, maar geeft Infineon uitsluitend aan dat haar producten werken in systemen die gebaseerd zijn op de MIFARE-technologie van NXP. De aanduiding zegt daarmee niets over de vraag of de chips van Infineon een betere dan wel slechtere kwaliteit hebben dan de chips van NXP die in dezelfde systemen werken en onder de Merken worden verhandeld.

4.24. De conclusie is dan ook dat het beroep van Infineon op gebruik als noodzakelijke aanduiding van bestemming van de waar in overeenstemming met eerlijk gebruik in nijverheid en handel, slaagt. Aan de overige verweren in conventie tegen de stelling dat sprake is van merkinbreuk komt de rechtbank zodoende niet meer toe.