Mijlpaalarrest: Dreentegel

HR 27 januari 1995, IEF 19195; ECLI:NL:HR:1995:ZC1623 (Dreentegel) Zoontjens produceert sinds 1950 betonnen tegels. In 1970 is zij op de markt gekomen met de zogeheten Dreentegel. Zoontjens Beheer heeft de vorm van deze tegel op 4 december 1987 als merk gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau. De gedeponeerde merken zijn ingeschreven onder de nummers 436.870 en 436.871. Zoontjens Beton die de merkrechten van Zoontjens Beheer met haar toestemming beheerde, is sinds 31 januari 1989 als licentienemer van voormeld vormmerk in het Benelux merkenregister ingeschreven. Vóór die datum was er geen sprake van een schriftelijk vastgelegde licentie. Kijlstra is eveneens producent van betonnen tegels. In 1987 is zij op de markt gekomen met een op de Dreentegel gelijkende tegel. Op 8 maart 1990 is Kijlstra veroordeeld tot staking van de door haar gepleegde inbreuk die in verband met deze tegel en met betrekking tot de eerder genoemde merken van Zoontjens werd aangenomen, en tot vergoeding van de door Zoontjens geleden schade, nader op te maken bij staat. In 1990 heeft Kijlstra deze tegel uit de handel genomen.

Er wordt overwogen dat de tegel geen auteursrechtelijk beschermd werk is, de vorm van de Dreentegel wordt bepaald technische eisen te voldoen. Bovendien is er gelijkenis tussen de Dreentegel en de tegel van Kijlstra.

5.2.1 Zowel in hoger beroep als in cassatie is het debat, voor wat betreft het door Zoontjens gedaan beroep op merkrecht, beperkt tot de vraag of ( Kijlstra terecht ontkende dat) de vormmerken van Zoontjens voldoen aan de in art. 1 BMW gestelde eisen. Het Hof heeft het door Kijlstra ter zake betoogde samengevat in rov. 16. Deze - als zodanig door Kijlstra in cassatie niet bestreden - samenvatting komt daarop neer dat Kijlstra had gesteld dat "elke daktegel, welke aan de daaraan te stellen criteria voldoet, een vorm moet hebben welke in sterke mate met de vorm van de dreentegel overeenstemt"  en aan deze stelling de slotsom had verbonden dat de door Zoontjens gedeponeerde vormmerken onderscheidend vermogen missen (nu de Dreentegel deswege door de gemiddelde gebruiker niet op grond van haar vorm als van een bepaalde fabrikant afkomstig zal worden herkend), alsmede dat de vorm van de Dreentegel in elk geval niet als merk kan worden beschouwd ingevolge het bepaalde in het tweede lid van art. 1 BMW.

5.2.2 Dit aldus samengevatte verweer heeft het Hof vervolgens onderzocht: in rovv. 17 en 18 onderzoekt en verwerpt het zowel Kijlstra 's verweer dat de (als merk ingeschreven) vorm van de Dreentegel door de aard der waar wordt bepaald en dus, ingevolge art. 1 lid 2 niet als merk kan worden beschouwd, als haar betoog dat die vorm onderscheidend vermogen mist. In rov. 19 onderzoekt en verwerpt het Hof Kijlstra 's verweer dat de vorm van de Dreentegel niet als merk kan worden beschouwd omdat hij de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt dan wel een uitkomst op het gebied van de nijverheid oplevert.

5.3.1 Het verweer dat de vorm door de aard der waar wordt bepaald, heeft het Hof verworpen op grond van zijn oordeel dat de voor de Dreentegel gekozen vorm "niet onontbeerlijk is voor de technische hoedanigheden van de tegel" (rov. 17) . Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is voor het overige, wegens zijn in hoofdzaak feitelijk karakter, niet vatbaar voor toetsing in cassatie. Het is niet onbegrijpelijk en door verwijzing naar hetgeen het Hof in zijn algemene beschouwingen - met name in rov. 8-11 - heeft overwogen voldoende met redenen omkleed.