Misleidende en ongeoorloofde reclame

Rechtbank Noord-Nederland 7 februari 2023, IEF 21217; C/19/142354 / KG ZA 22-167 (XiltriX c.s. tegen Purple Q) In dit kort geding vonnis heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat Purple Q inbreuk heeft gemaakt op de merken van XiltriX Holding, en dat er sprake is van misleidende en ongeoorloofde reclame door Purple Q. De voorzieningenrechter heeft Purple Q veroordeeld om ieder gebruik van het merk XILTRIX in de Benelux te staken en gestaakt te houden, en heeft Purple Q c.s. verboden om in welke vorm dan ook openbaar te uiten dat zij alle support, onderhoud, aanpassingen en/of uitbreidingen aan de systemen van XiltriX kunnen uitvoeren. Voorts is Purple Q c.s. verboden om in welke vorm dan ook negatief vergelijkende uitlatingen te doen over de handelwijze van Xiltrix met betrekking tot de systemen die XiltriX zelf heeft ontwikkeld. Ook is Purple Q verboden om enig aanbod tot het leveren van diensten aan derden te doen, die meer inhoudt dan waartoe Purple Q feitelijk in staat is. Purple Q is veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie op haar website, alsmede tot betaling van de proceskosten.

4.6. Artikel 2.20 lid 2 sub a VIE geeft de merkhouder het recht om op grond van zijn uitsluitend merkrecht iedere derde die niet zijn instemming daartoe heft verkregen, het gebruik van een teken te verbieden wanner dat gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

4.7. Volgens Purple Q gaat het bij de gebruikte uitingen niet louter om merkgebruik voor waren en zou er op de inmiddels aangepaste website van Purple Q ook zijn verwezen naar XiltriX als fabrikant. Hoewel de voorzieningenrechter Purple Q hierin niet kan volgen, erkent zij hiermee feiteljk dat er sprake is van merkinbreuk als bedoeld in het hiervoor genoemde artikellid. Purple Q heeft bovendien de selling van XiltriX c.s. dat er sprake is van dezelfde diensten, in het geheel niet weersproken. Sterker, in randnummer 26 van de pleitaantekeningen van Purple Q en .... wordt uitdrukkelijk benoemd dat het gaat om diensten van Purple Q. Mede hierom acht de voorzieningenrechter een inbreuk in de hiervoor bedoelde zin voorshands aannemelijk geworden. Dit zou - mogelijk - uitzondering kunnen lijden, indien het beroep van Purple Q op artikel 2.23 lid 1 sub c BVIE slaagt.

4.8. Op grond van deze bepaling kan een merkhouder een derde niet verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van en waar of dienst aan te duiden, met name als accessoire of onderdeel, één en ander voor zover het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Met dat laatste wordt volgens het Europese Hof van Justitie van de EU in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder tot uitdrukking gebracht (HvJ EG 17 maart 2005, ECLI:EU:C:2005:177, IER 2005/51 (Gillette/LA), hetgeen onder andere betekent dat verwijzend merkgebruik - waar Purple Q zich op beroept - door een derde met als doel het verschaffen van informatie over de compatibiliteit van het product van en derde met de waren of diensten van de merkhouder, in beginsel slechts toelaatbaar is indien die informatie juist is. Daarbij is niet (zonder meer) beslissend of de uiting technisch juist is, maar komt het erop aan hoe het relevante publiek de uiting zal opvatten (HR 8 januari 202 1, ECLI:NL:HR:2021:37 Infineon/NXP). Zie: T&C Intellectuele Eigendom, artikel 2:23 BW, aantekening 1 onder d.

4.9. Purple Q stelt dat de eèrdere uitingen op haar website juist zijn en dat zij support en onderhoud kan leveren aan XiltriX systemen. XiltriX c.s. betwisten dat. Het is, gelet hierop, aan Purple Q om voldoende gemotiveerd te stellen, en zo nodig te bewijzen, dat deze aanduiding juist is. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Purple Q, gelet op de aard van de procedure, onvoldoende aannemelijk gemaakt dat dit het geval is. Uit de eigen stellingen van Purple Q volgt dat het onderhoud dat zij daadwerkelijk verrichten kan aan XiltriX systemen omschreven staat in haar (niet in het geding gebrachte) Service Level Agreement (SL.A) en beperkt is tot hetgeen daarin is opgenomen. Dat Purple Q een dergelijk onderhoud kan verrichten, wil de voorzieningenrechter aannemen. Daarmee is echter niet aannemelijk geworden dat de eerdere uiting op de website van Purple Q juist is.

4.10 Ook acht de voorzieningenrechter het in het kader van deze procedure niet aannemelijk geworden dat gebruikers van de XiltriX systemen (potentiële klanten van Purple Q) zonder meer weten dat Purple Q niet alle vormen van onderhoud, bijvoorbeeld bug fixing of software updates, kan leveren.

4.15. Hiervoor is reeds uitgemaakt dat in deze procedure niet voldoende aannemelijk is geworden dat de uiting van Purple Q op haar website, dat zij support en onderhoud kan verrichten aan XiltriX systemen juist was. Eveneens is overwogen dat niet aannemelijk is geworden dat potentièle klanten - de gebruikers van de XiltriX systemen - weten dat Purple Q niet alle vormen van onderhoud, bijvoorbeeld bug fixing of software updates, kan leveren. Daarmee is naar het voorhandse oordeel van de voorzieningenrechter sprake van misleidende en ongeoorloofde reclame. Ook de eerdere uitingen op de website van Purple Q dat zij- goed en wel - beter en goedkoper onderhoud kan verrichten op de systemen van XiltriX dan XiltriX zelf, alsmede dat XiltriX ter zake onderhoud en star beleid voert, kwalificeren als misleidende en ongeoorloofde reclame. De bewijslast van de juistheid van deze uitingen rust zoals gezegd op Purple Q en zij heeft dat in deze procedure niet, althans onvoldoende aannemelijk gemaakt.