Moedwillige inbreuk op merkrechten UGG

Rechtbank Amsterdam 24 juli 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013: 6880 (UGG)
Merkenrecht. Inbreuk. Counterfeit. Kwade trouw. Eiser is houdster van de woord- en beeldmerken UGG en UGG Australia. Er vinden testaankopen plaats, dit in het kader van het monitoren van het online aanbod van merkproducten die worden nagemaakt, ter bestrijding van piraterij. De testaankoper heeft van gedaagde een paar UGGs laarzen gekocht. De aangekochte UGGs zijn namaakproducten en eiser toont aan dat gedaagde gedurende een langere periode counterfeit UGGs heeft verkocht.

De rechtbank oordeelt dat gedaagde zich schuldig heeft gemaakt aan een merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Gedaagde was te kwader trouw. Door het gegeven dat zij gedurende een langere periode een substantieel aantal namaakproducten heeft verkocht is immers de aanname gerechtvaardigd dat zij bekend was en/of behoorde te zijn met de inhoud van het merkenregister. Gedaagde heeft moedwillig inbreuk gemaakt. De rechtbank verbiedt gedaagde inbreuk te maken op de merkrechten van eiser. Gedaagde moet informatie leveren over haar achterman en de door haar genoten winst afdragen. Dit op straffe van een dwangsom. Verder moet gedaagde schadevergoeding betalen.

De beoordeling
4.2  Dit verweer slaagt niet. Door [bedrijf 1] zijn de bevindingen van [naam 3] in het geding gebracht (zie 2.4.). [naam 3] concludeert op grond van onderzoek van de door [gedaagde] verkochte UGGs dat deze UGGs counterfeit zijn. [naam 3] heeft de UGGs vergeleken met authentieke UGGs. Hij wijst in zijn rapport op een aantal afwijkingen van de onderzochte UGGs ten opzichte van authentieke UGGs, zoals met betrekking tot de doos waarin de UGGs verpakt zijn, het label dat in de laarzen is genaaid en het UGG logo op de zolen van de laarzen. Op de comparitie heeft de advocaat van [bedrijf 1], die de aangekochte UGGs alsmede een paar authentieke UGGs had meegenomen, een aantal van deze verschillen getoond aan de rechter en aan [gedaagde]. Daarnaast heeft hij nog gewezen op onder meer een verschil in de buigzaamheid van de zool van de aangekochte UGGs en de authentieke UGGs. [gedaagde] heeft op de zittting de onderzoeksbevindingen van [naam 3] noch de constateringen van de advocaat van [bedrijf 1] weersproken. [gedaagde] volstaat met de betwisting bij gebrek aan wetenschap dat de aangekochte UGGs namaakproducten zouden betreffen. Deze blote betwisting is onvoldoende tegenover de door [bedrijf 1] aangedragen onderbouwing van haar stelling dat de aangekochte UGGs namaakproducten zijn. Ook het gegeven dat de onderbouwing van [bedrijf 1] (voor een deel) stoelt op een onderzoek door een medewerker van [bedrijf 1], heeft niet tot gevolg dat daarvan niet zou kunnen worden uitgegaan. [gedaagde] draagt immers geen inhoudelijke argumenten aan om welke reden aan het onderzoek van [naam 3] zou moeten worden getwijfeld. Gezien het bovenstaande staat bij onvoldoende betwisting van de zijde van [gedaagde] vast dat de aangekochte UGGs namaakproducten zijn.

4.7 Naar het oordeel van de rechtbank heeft [gedaagde] daarmee onvoldoende aangevoerd tegenover de onderbouwde stelling van [bedrijf 1]. Om die reden staat in voldoende mate vast dat de advertenties op [site] met hetzelfde User-ID door [gedaagde] zijn geplaatst en dat [gedaagde] eveneens gebruik maakt van de website [link]. [gedaagde] heeft dus gedurende een langere periode – vanaf september 2009 tot en met juni 2012 - UGGs heeft verkocht via [site]. De stelling van [bedrijf 1] dat deze UGGs - evenals de door de testaankoper gekochte UGGs - namaakproducten betreffen, staat bij gebrek aan gemotiveerde betwisting eveneens vast.

4.8. [gedaagde] heeft in haar e-mail aan de testaankoper expliciet en in hoofdletters verzocht om alleen de vermelding [naam 2][naam 2][naam 2] te gebruiken bij het overmaken van het bedrag op haar rekeningnummer. Dit duidt er op dat zij wilde vermijden dat de testaankoper het woord UGGs zou vermelden, hetgeen op zichzelf normaal gesproken in de lijn van de verwachting zou liggen aangezien dát het product was dat de testaankoper had aangekocht. Dit bezien in samenhang met het feit dat [gedaagde] gedurende bijna twee jaar namaakproducten heeft verkocht heeft tot gevolg dat het verweer van [gedaagde], dat zij zich niet heeft gerealiseerd dat de door haar verkochte UGGs namaakproducten betroffen, wordt verworpen. [gedaagde] is zich naar het oordeel van de rechtbank bewust geweest van het gegeven dat zij handelde in namaakproducten. Zelfs als [gedaagde] zou worden gevolgd in haar verweer dat zij zich daarvan niet bewust was, geldt dat dit haar niet kan baten. Door het gegeven dat zij gedurende een langere periode een substantieel aantal namaakproducten heeft verkocht is immers de aanname gerechtvaardigd dat zij bekend was en/of behoorde te zijn met de inhoud van het merkenregister. De inbreuk op de merkenrechten van [bedrijf 1] door [gedaagde] is daarom moedwillig geschied.

De beslissing
De rechtbank
5.1. beveelt [gedaagde] om met ingang van de datum van betekening van dit vonnis iedere handeling waardoor inbreuk wordt gemaakt op de aan [bedrijf 1] toekomende merkrechten te staken en gestaakt te houden;

5.2. beveelt [gedaagde] om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Decker opgave te doen van:

-het aantal door [gedaagde] verhandelde namaakproducten, een en ander onder overlegging van facturen en/of andere deugdelijke bewijsstukken;

-de namen en adressen van personen en/of bedrijven van wie [gedaagde] deze namaakproducten heeft afgenomen, een en ander onder overlegging van facturen en/of andere deugdelijke bewijsstukken;

5.3. beveelt [gedaagde] om binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van [bedrijf 1] rekening en verantwoording af te leggen van de winst die [gedaagde] ten gevolge van de merkinbreuk heeft genoten, zulks onder overlegging van facturen en/of andere deugdelijke bewijsstukken, alsmede deze winst binnen dezelfde termijn af te dragen aan de raadsman van [bedrijf 1];

5.4. bepaalt dat [gedaagde] voor iedere dag dat zij één van de onder 5.1 tot en met 5.3 genoemde bevelen overtreedt, voor wat betreft 5.3 uitsluitend met betrekking tot het afleggen van rekening en verantwoording, een dwangsom verbeurt van € 1.000,- met een maximum van € 50.000,-, ongeacht het aantal dagen dat [gedaagde] een overtreding zou begaan;

5.5. veroordeelt [gedaagde] om aan [bedrijf 1] te vergoeden alle schade die [bedrijf 1] heeft geleden, lijdt en nog zal lijden als gevolg van de merkinbreuk, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente over het alsdan toe te wijzen bedrag vanaf de dag der dagvaarding tot die der algehele voldoening en te verminderen met de eventueel afgedragen winst;

5.6. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [bedrijf 1] tot op heden begroot op € 7.651,47, vermeerderd met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de dag der dagvaarding tot aan die der algehele voldoening;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.