Nabootsing Zwitsers staatsembleem vanuit heraldiek oogpunt

Rechtbank ’s-Gravenhage 5 september 2012, LJN BX9089, HA ZA 11-514 (Recticel Bedding c.s. tegen Swiss Sense B.V.)

Merkenrecht. Heraldieke elementen van het beeldmerk Swiss Sense met staatsembleem Zwitserland. Strijd met 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs. Misleiding geografische oorsprong. Ongeoorloofde concurrentie. Merkrecht inbreuk onvoldoende aangetoond. Misleidende reclame. Verwijzing naar esdoornbladarrest, zie IEF 8071.

In het geschil tussen Recticel c.s. (zelf houdster van (gemeenschaps)merken SWISSFLEX) uit Zwitserland tegen Swiss Sense B.V. uit Nederland, poneert Rectical de stelling dat het merkteken van Swiss Sense vanuit heraldisch oogpunt een nabootsing van het Zwitserse staatsembleem zou zijn. Dit zou in strijd zijn met art.6 ter lid 1 sub a Unieverdrag van Parijs (hierna: UvP) en moeten leiden tot nietigverklaring, doorhaling van de inschrijving van het merk in het Beneluxmerkenregister en staking van gebruik van de merken met het Zwitserse staatsembleem. Hetgeen wordt toegewezen door de rechter. De vraag die hierbij centraal staat is: in hoeverre is het toegestaan dat een merk gebruik maakt van heraldieke elementen?

Het verweer van Swiss Sense dat het merk verwarring zou moeten oproepen bij de consument, is niet vereist, de rechtbank verwijst daarbij naar de uitspraken HvJ EU C-202/08P (American Clothing/BHIM, ook wel esdoornbladarrest genoemd), zie IEF 8071:

50 Derhalve kan een merk dat een staatsembleem niet exact weergeeft, niettemin door artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs worden gedekt, wanneer het door het betrokken publiek, in casu de gemiddelde consument, als nabootsing van een dergelijk embleem wordt opgevat.

51 Met betrekking tot de in voomoemde bepaling geformuleerde uitdrukking „iedere nabootsing, bezien uit heraldi[ek] oogpunt" dient evenwel te worden gepreciseerd dat elk verschil dat een specialist van de heraldieke kunst tussen het merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd en het staatsembleem ontdekt, niet noodzakelijkerwijs zal worden opgemerkt door de gemiddelde consument, die, ondanks verschillen inzake sommige heraldieke details, het merk als een imitatie van het betrokken embleem kan opvatten.

De overweging van de rechtbank:

4.16. Gelet op het voorgaande worden, op grond van artikel 6ter lid 1 sub a UvP jo artikel 2.4 aanhef en sub a jo artikel 2.28 lid 1 aanhef en sub e BVIE, de vorderingen tot nietigverklaring van de merken genoemd in 2.4 onder a tot en met d, tot het bevelen van doorhaling van de inschrijving van deze merken in het Benelux-Merkenregister en tot het bevelen van het staken en gestaakt houden van ieder verder gebruik van het Zwitserse wapen of staatsembleem of de Zwitserse vlag, toegewezen. Ter voorkoming van executiegeschillen wordt in het dictum tot uitdrukking gebracht dat het bevel tot staking betrekking heeft op gebruik van het Zwitserse wapen of staatsembleem, daaronder begrepen de wijze waarop dat is gebruikt in de merken in 2.4 onder a tot en met d. Van andere nabootsingen van het Zwitserse wapen of staatsembleem of de Zwitserse vlag is immers geen sprake. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen, met dien verstande dat daaraan een maximum zal worden verbonden. Nu Recticel c.s. - overigens onbestreden - vordert dat het bevel worden uitgesproken voor alle lidstaten van de Europese Unie en alle lidstaten van het TRIPs-verdrag, zal het bevel om ieder gebruik van het Zwitserse wapen en staatsembleem te staken en gestaakt als in het dictum verwoord worden toegewezen.

Eveneens gelet op het voorgaande worden de vorderingen op grond van artikel 6ter lid 1 sub a UvP tot nietigverklaring, tot het bevelen van de doorhaling en tot het bevelen van de staking van het gebruik van de overige in 2.4 genoemde merken van Swiss Sense afgewezen

Misleiding geografische oorsprong (Misleiding Herkomst)
Voorts voert Recticel aan dat Swiss Sense B.V, door middel van de verwerking van het woord “Swiss” in zijn merknaam SWISS SENSE dit misleidend zou zijn omtrent de geografische afkomst van Swiss Sense B.V. (Het is een Nederlands bedrijf en heeft geen feitelijke band met Zwitserland). Recticel onderbouwt deze stelling met een onderzoeksrapport. Dit wordt afgewezen, aangezien het voeren van de merknaam “Swiss Sense” onvoldoende is voor het vast stellen van misleiding omtrent de geografische oorsprong. “Swiss Sense” zou namelijk niet voldoen aan de eis dat het: “redelijkerwijs aannemelijk is dat de onjuistheid of onvolledigheid het economische gedrag van de maatmanconsument kan beïnvloeden” (Hof Den Haag, 15 maart 2011, LJN: BP8195, Henri Peteri/AB Powerselling). Mocht er een onjuiste veronderstelling bestaan dat de Swiss Sense B.V. afkomstig is uit Zwitserland, dan heeft het aangevoerde onderzoek van Recticel onvoldoende aangetoond, dat dit het koopgedrag zou beïnvloeden van de consument, aldus de Rechtbank.

Merkenrecht inbreuk
Verder komt Recticel op tegen Swiss Sense omdat het gebruik van het merk ´Swiss Sense´ merkrecht inbreuk zou plegen op de merknaam van Recticel Bedding: “Swiss Flex”. Dit wordt niet aangenomen door de rechtbank nu deze merken visueel (ro.4.34), auditief (ro.4.35), begripsmatig (ro. 4.36) niet veel overeenstemming met elkaar hebben. Dat de merken “Swiss Flex” en “Swiss Sense” betrekking hebben op soortgelijke waren doet de rechtbank niet tot een ander oordeel komen.

Vergelijkende reclame
De eis in reconventie van Swiss Sense over dat Recticel aan vergelijkende reclame doet wordt afgewezen. Er is namelijk onvoldoende aangetoond dat Recticel met reclameboodschap:"Het echte Zwitserse levensgevoel. Dat is voor mij alleen met het origineel mogelijk." een directe verwijzing maakt naar Swiss Sense.

4.54. (...) Met deze advertentie en de tekst "Het echte Zwitserse levensgevoel. Dat is voor mij alleen met het origineel mogelijk" wordt vooral de Zwitserse herkomst van de aangeboden producten benadrukt. Zonder nadere onderbouwing - die ontbreekt - valt niet te begrijpen dat hier sprake is van met Swiss Sense of haar producten vergelijkende reclame.

Een bijdrage met de samenvatting van Vivian van Rij, masterstudent IViR.

Lees hier de grosse HA ZA 11-514, en de schone pdf hier, LJN BX9089.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT (Swiss Sense merken nietig, bootsen Zwitsers staatsembleem na)
Intellectueel Eigendom Advocaten (Swiss Flex / Swiss Sense)