Nagemaakte verpakkingen

Rechtbank ’s-Gravenhage, 6 oktober 2010, HA ZA 08-3964, Johnson & Johson c.s. tegen Gedaagden (met gelijktijdige dank aan Simon Dack, De Brauw, Blackstone Westbroek)

Merkenrecht. Counterfeit. Ompakking. Parallelimport. LifeScan OneTouch bloedglucose apparaten (Zie ook vzr. Rechtbank Alkmaar, 20 augustus 2009, IEF 8119 en Rechtbank Amsterdam 4 juli 2008,  IEF 6521).  Kort gezegd betref het geschil het ompakken van goedkope teststrips die bestemd waren voor de markt in Afrika, Azië en het Midden Oosten in nagemaakte originele Amerikaanse verpakkingen, waarna de strips weer aan een Amerikaanse afnemer werden doorverkocht. De rechtbank is “behoudens door [X] te leveren tegenbewijs, overtuigd van de juistheid van de stelling van J&J dat [X] op de hoogte is geweest van de handel in counterfeit producten.” Wegvloeien winst naar andere vennootschap is op zich onvoldoende reden om vereenzelviging aan te nemen. In citaten:

2.12.1. De vennootschappen van [X], onder andere FPG, kochten goedkope teststrips in in onder meer Turkije, Afrika en Dubai. Deze strips werden via tussenschakels verkocht aan een Zuid-Afrikaans bedrijf, Rowantree (ook genoemd Hadida en Wengen). Dit bedrijf werd geleid door [Q] en [R].

2.12.2. [Z] heeft originele Amerikaanse verpakkingen van de teststrips aan Rowantree geleverd. Aan de hand van deze verpakkingen, die zijn voorzien van onder meer een lotnummer en een expiratiedatum, heeft [Q] kopieën van de Amerikaanse verpakkingen laten drukken in Zuid-Afrika. De goedkope strips werden vervolgens omgepakt in deze Amerikaanse counterfeit verpakkingen.

2.12.3. Na ompakking werden de strips in de counterfeit verpakkingen door Rowantree (terug)verkocht aan FPG. FPG verkocht de producten vervolgens door aan CHI Pharma. CHI Pharma verkocht op haar beurt de producten weer aan de Amerikaanse afnemer Med- Health Direct Inc (verder: Med-Health).

(…)

2.16. Op 8 mei 2008 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank op verzoek van J&J [X] en Chi Pharma met toepassing van artikel 1019e Rv. bevolen inbreuk op de Gemeenschapsmerken van Johnson & Johnson te staken. In een daarop volgend kort geding is dit verbod bij vonnis van 10 juni 2008 opgeheven en is bevolen de verhandeling van teststrips in counterfeit verpakkingen te staken omdat de voorzieningenrechter deze verhandeling aanmerkte als het bevorderen of deelnemen aan inbreuk op merkrechten in de Verenigde Staten.

(…)

2.18. De curator in het faillissement van Chi Pharma, Chi Capital en Chi Medical heeft in de boedel een partij van circa 15.000 teststrips aangetroffen. Deze partij was door J&J bestemd voor Saudi-Arabië. (…) In de overeenkomst, gedateerd 6 april 2009, tussen de curator en HaJeAa Medical is bedongen dat de goederen niet op de Amerikaanse of de Europese markt gebracht zouden worden en heeft HaJeAa Medical verklaard dat, voor zover haar bekend, dat ook niet door haar afnemer gedaan zou worden. De goederen zijn niettemin door HaJeAa Medical doorverkocht aan een afnemer in de Verenigde Staten. [X] heeft [S], de bestuurder van HaJeAa Medical, met de curator in contact gebracht.

2.19 Nadat J&J het vermoeden had gekregen dat de partij toch op de Amerikaanse markt was gebracht, heeft zij in een kort geding op de voet van artikel 843a Rv. inzage in bepaalde documenten in de administratie van [S] gevorderd. Deze vordering is door de voorzieningenrechter bij vonnis van 20 augustus 2009 met betrekking tot een deel van die documenten toegewezen.

(…)

5.2. [X] heeft erkend dat FPG en CHI Pharma betrokken zijn geweest bij de handel in counterfeit producten. Hij bestrijdt ook niet dat hij, indien komt vast te staan dat hij hiervan op de hoogte is geweest, als bestuurder van deze vennootschappen persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden. Wel ontkent [X] dat hij van de handel in counterfeit producten heeft geweten.

(…)

5.6. [X] heeft als voormalige distributeur van de teststrips een grote kennis van de markt. [X] heeft geen aannemelijke verklaring gegeven waarom hij niettemin zou hebben gemeend dat J&J Rowantree zou hebben toegestaan VS-verpakkingen, die Rowantree tegen het hiervoor onder 2.11 bedoelde lagere tarief bij J&J had ingekocht, op de Amerikaanse markt af te zetten. Dat J&J iets dergelijks al eerder had gedaan, wat J&J ontkent, blijkt vooralsnog niet.

5.22. Uit de emails en de verklaring van [S] moet vooralsnog worden afgeleid dat [X] bewust betrokken is geweest bij het op de Amerikaanse markt brengen van de door de curator verkochte partij teststrips, in strijd met de aldaar geldende merkrechten van J&J. Dat gegeven maakt aannemelijker dat hij ook eerder betrokken is geweest bij de hem in deze procedure verweten handelingen.

5.23. Op grond van hetgeen onder 5.5 tot en met 5.22 is overwogen is de rechtbank, behoudens door [X] te leveren tegenbewijs, overtuigd van de juistheid van de stelling van J&J dat [X] op de hoogte is geweest van de handel in counterfeit producten. [X] zal echter, zoals hij uitdrukkelijk heeft aangeboden, gelegenheid worden gegeven tegenbewijs te leveren, waarin hij slaagt indien door het tegenbewijs voldoende twijfel aan de juistheid van de stelling J&J ontstaat. In het kader van het tegenbewijs heeft [X] de gelegenheid onder anderen [Y] en [S] onder ede door de rechtbank te laten horen.

(…)

6.2. De verbanden tussen de verschillende vennootschappen waarop J&J wijst zijn in concernverband zeer gebruikelijk. Die omstandigheden kunnen, ook gezien het verweer van Amroges, geen grond vormen om de vennootschappen met elkaar te vereenzelvigen. Dat de met de verweten handelingen gemaakte winst kán zijn weggesluisd naar Amroges is daarvoor evenmin reden. Dit zijn slechts speculaties van J&J en zelfs indien de winst naar Amroges is gevloeid is uitsluitend die omstandigheid onvoldoende reden om vereenzelviging aan te nemen. In voorkomend geval biedt artikel 3:45 B.W. J&J daar tegen voldoende bescherming.

Lees het vonnis hier.