Namaak Ray-Bans in facebookgroep zijn merkinbreuk te kwader trouw

Rechtbank Den Haag 30 januari 2019, IEF 18233; ECLI:NL:RBDHA:2019:700 (Luxottica tegen X). Merkrecht. Bodemzaak. Eerste aanleg. Luxottica (de onderneming achter o.a. Ray-Ban) vordert dat gedaagde, die volgens Luxottica namaak zonnebrillen verkoopt op facebook, de inbreuk op haar merkrecht moet staken, en daarnaast haar winsten af moet dragen. Aan deze eisen legt Luxottica ten grondslag dat gedaagde zonder toestemming aan het merk identieke tekens heeft gebruikt bij de verkoop van haar producten. Gedaagde voert hierop gemotiveerd verweer, en beroept zich op uitputting: gedaagde stelt de zonnebrillen allen stuk voor stuk bij officiële verkooppunten te hebben gekocht. De rechtbank stelt dat het op de weg van gedaagde ligt om de uitputting te bewijzen. De rechtbank oordeelt dat gedaagde hier niet in is geslaagd. Met betrekking tot de winstafdracht: deze vereist dat een merkinbreuk te kwader trouw is geweest. Het is dus vereist dat de gedaagde zich bewust is geweest van de inbreuk. De rechtbank oordeelt dat dit het geval is nu het gevoerde verweer al bij voorbaat kansloos kan worden geacht. De vorderingen van Luxottica worden dus, met inbegrip van de winstafdracht, toegewezen.

4.3. De rechtbank stelt voorop dat [gedaagde] dient te onderbouwen en zo nodig te bewijzen, dat de door hem aangeboden zonnebrillen door of met instemming van Luxottica op de markt zijn gebracht in Europa3. [gedaagde] heeft betoogd dat de bewijslast ten aanzien van de vraag of Luxottica de zonnebrillen al op de Europese markt had gebracht voordat [gedaagde] ze via Facebook te koop heeft aangeboden, dient te worden omgekeerd en aldus bij Luxottica dient te rusten. De rechtbank verwerpt dit betoog, omdat een dergelijke omkering slechts in uitzonderlijke omstandigheden aan de orde kan zijn, met name indien er een reëel gevaar bestaat van afscherming van nationale markten4. [gedaagde] heeft echter niet gesteld dat daarvan sprake is.

4.4. [gedaagde] heeft geen stukken overgelegd die zijn stelling ondersteunen dat Luxottica de betreffende zonnebrillen in de Europese Unie in het verkeer heeft gebracht. [gedaagde] stelt dat hij een groot deel van de zonnebrillen tijdens vakanties bij erkende Ray-Ban retailers heeft gekocht. De prijsstelling daarvan was lager omdat er sprake was van opheffingsuitverkoop en/of korting omdat hij een aantal brillen tegelijk kocht. [gedaagde] heeft deze stelling echter niet kunnen onderbouwen door het overleggen van de aankoopbonnen dan wel bankafschriften die betrekking hebben op deze aankopen. [gedaagde] heeft ter zitting verklaard dat hij dit ook niet kan onderbouwen, omdat hij geen bonnetjes van de (gestelde) vakantieaankopen heeft en niet beschikt over bankafschriften, omdat hij tijdens vakanties altijd alles contant betaalt. Nu [gedaagde] de gestelde vakantieaankopen niet kan bewijzen, is de rechtbank van oordeel dat [gedaagde] geen geslaagd beroep op uitputting kan doen voor zover het de zonnebrillen betreft die [gedaagde] tijdens zijn vakanties zou hebben gekocht.

4.8.
Voor de primair gevorderde winstafdracht is vereist dat de Merken door [gedaagde] te kwader trouw zijn gebruikt. Van kwade trouw is alleen sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk en dat doet zich voor als degene wiens handelwijze achteraf inbreukmakend wordt geacht, ten aanzien van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter ervan. Van bewust handelen is geen sprake als de beweerdelijke inbreukmaker zich verweert op een wijze die niet bij voorbaat kansloos wordt geacht5. In het onderhavige geval is het verweer van [gedaagde] en zijn onderbouwing daarvan aan te merken als bij voorbaat kansloos. [gedaagde] heeft de stelling van Luxottica dat er sprake is van namaakproducten enkel betwist zonder dat hij zijn betwisting heeft onderbouwd met enig (begin van) bewijs. Daarmee heeft [gedaagde] niet aangetoond dat de aangeschafte zonnebrillen van betrouwbare verkopers kwamen en dat zij voor een reële prijs zijn aangeschaft. Gelet op deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat [gedaagde] te kwader trouw inbreuk heeft gemaakt op de Merken van Luxottica. De primair gevorderde winstafdracht (zie 3.1 sub v) en het doen van opgave (zie 3.1 sub ii) zijn daarmee toewijsbaar.