Namaakschoen en de bewijslastverdeling bij parallel import
Hof Leeuwarden 7 augustus 2012, LJN BX3728 (Converse & Kesbo tegen Scapino)
Merkrecht. Hoger beroep na IEF 9669. Bewijslastverdeling bij parallel ingevoerde schoenen, ook indien schoenen vermoed worden namaak te zijn. Scapino heeft, door Sporttrading geleverde schoenen met deze merken verhandeld. Converse stelde dat er sprake was van counterfeit en wanneer de schoenen toch authentiek blijken, kan Converse zich verzetten tegen de bodemprijzen. Bewijsaanbod Scapino wordt toegelaten.
In hoger beroep beroept Scapino zich met betrekking tot de in het geding zijnde schoenen aldus op de uitputtingsregel van artikel 2.23 lid 3 BVIE. Het hof is met Converse c.s. van oordeel dat tegen deze achtergrond, waarbij Scapino zich ten aanzien van alle in het geding zijnde schoenen op uitputting beroept, het in beginsel niet relevant is of die schoenen authentiek danwel namaak zijn.
Scapino heeft, mede in het licht van de door Converse c.s. overgelegde verklaring van Kesbo dat passieve verkopen buiten de Benelux en onderlinge verkopen met officiële wederverkopers niet zijn verboden, onvoldoende concreet onderbouwd op welke wijze de door Converse Inc. gehanteerde exclusieve distributieovereenkomsten beperkingen bevatten waardoor marktafscherming dreigt. Nu door Scapino geen andere feiten en omstandigheden naar voren zijn gebracht met betrekking tot daadwerkelijke afscherming van de markten of van een reëel gevaar daarvoor, blijft de bewijslast van bedoelde toestemming op Scapino rusten.
Scapino dient per exemplaar of een nauwkeurig te bepalen partij schoenen aan te tonen dat het exemplaar of de partij afkomstig is uit een door Converse Inc. voor de EER geautoriseerde bron. Het betoog van Scapino dat Converse c.s. eerst dienen aan te tonen welke schoenen van de door Scapino ingekochte partijen namaak dan wel authentiek zijn, kan niet worden gevolgd nu Scapino zich ten aanzien van de gehele partij schoenen (authentiek en namaak) op uitputting beroept.
Het hof zal Scapino in hoger beroep toelaten tot het bewijs van de stelling dat de door Scapino ingekochte exemplaren Converse schoenen met toestemming van distributeurs van Converse Inc. in de EER in het verkeer zijn gebracht.
12. Uitgangspunt is dat de handelaar die zich op uitputting beroept, het bewijs moet leveren dat de merkartikelen voor het eerst door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht. Scapino stelt zich echter op het standpunt dat deze bewijsregel in de onderhavige situatie moet worden omgekeerd omdat Converse c.s. door het autoriseren van de handel in namaak Converse schoenen, de norm waarvoor zij bescherming zoeken zelf in ernstige mate hebben geschonden (zie pt. 69 e.v. MvA). Scapino doelt dan op vier specifieke partijen namaak Converse schoenen die door [betrokkene] van Converse Inc. in het kader van een “undercover brand protection investigation” aan Brand Search in Engeland zijn geleverd.
13. Zonder nadere toelichting, die evenwel ontbreekt, kan in de enkele autorisatie van genoemde partijen namaak Converse schoenen door [betrokkene] onvoldoende grond gevonden worden voor de door Scapino verdedigde omkering van de bewijslast, nog daargelaten dat Converse c.s. betwisten dat die vier partijen schoenen van Brand Search via Sporttrading bij Scapino zijn terechtgekomen. Wel speelt de gestelde autorisatie een rol bij de beoordeling of Scapino er in is geslaagd aan te tonen dat de betrokken Converse schoenen met toestemming van Converse Inc. in de EER op de markt zijn gebracht. Hierop zal het hof bij de hierna te bespreken bewijswaardering terugkomen.
17. Op grond van vaste rechtspraak geldt dat de toestemming als bedoeld in artikel 2.23 lid 3 BVIE niet kan worden vermoed, maar uitdrukkelijk dan wel impliciet moet zijn. Een toestemming kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen de EER in de handel brengen van de merkproducten, mits daaruit met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand heeft gedaan van zijn uitsluitende rechten met betrekking tot nauwkeurig bepaalde exemplaren van het merkproduct (HvJEG 1 juli 1999, LJN: BF4786, Sebago/BG Unic, HvJEG 15 oktober 2009, LJN: BK2759, Makro/Diesel). Aan toestemming verleend door anderen dan de merkhouder zelf, zoals wederverkopers en licentienemers, dient naar het oordeel van het hof dezelfde eis van ondubbelzinnige duidelijkheid gesteld te worden die aan door de merkhouder zelf verleende toestemming wordt gesteld. Uiteindelijk gaat het er om dat vastgesteld wordt dat de eerste verhandeling van het desbetreffende merkproduct in de EER door of met toestemming van de merkhouder heeft plaatsgevonden.
18. Tegen deze achtergrond dient Scapino per exemplaar of een nauwkeurig te bepalen partij schoenen aan te tonen dat het exemplaar of de partij afkomstig is uit een door Converse Inc. voor de EER geautoriseerde bron. Het betoog van Scapino dat Converse c.s. eerst dienen aan te tonen welke schoenen van de door Scapino ingekochte partijen namaak dan wel authentiek zijn (pt. 30 pleitaantekeningen), kan niet worden gevolgd nu Scapino zich ten aanzien van de gehele partij schoenen (authentiek en namaak) op uitputting beroept. Het is mitsdien eerst aan Scapino om gegevens in te brengen inzake de herkomst van de door haar ingekochte exemplaren. Onderzocht moet worden of die gegevens een redelijke mate van zekerheid verschaffen dat de in het geding zijnde schoenen door of met toestemming van Converse Inc. in de EER in het verkeer zijn gebracht, waarna het aan Converse c.s. is om tegenbewijs te leveren.
