Niet gehouden technische medewerking te verlenen

Rechtbank 's-Gravenhage 22 februari 2012, HA ZA 09-1523 (Cisco tegen Comtek) HA ZA 10-966 (Comtek tegen HP c.s.)

Zelfde partijen tegenover elkaar in IEF 8117. In steekwoorden: Merkenrecht. Vermeende inbreuk door verhandelen (tweedehands) goederen met merk Cisco. Uitputting. Niet gehouden tot technische medewerking. Vrijwaringsincident. Vordering toegewezen. In reconventie: acht de rechtbank zich niet bevoegd.

In citaten, In conventie:

Merkgebruik: 6.6. De rechtbank overweegt dat, hoewel Comtek betwist dat op alle door Cisco c.s. genoemde producten de Merken zijn aangebracht, uit hetgeen zij overigens naar voren heeft gebracht, volgt dat zij niet betwist dat zij de Merken heeft gebruikt door producten voorzien van de Merken te verhandelen en daartoe in voorraad te houden. Merkgebruik door Comtek staat daarmee vast. De vraag is of Comtek daartoe gerechtigd is. Cisco c.s. heeft, als merkhoudster, zoals bepaald in de artikelen 2.20 lid 1 BVIE en 9 lid 1 GMVo, in beginsel het recht zich te verzetten tegen elk gebruik van haar Merken. Het maakt daarbij niet uit of het om namaak gaat of om originele merkproducten die zonder haar toestemming in de EER worden verhandeld; in beide gevallen zijn de desbetreffende producten zonder toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer gebracht. Dit recht van de merkhouder is echter niet oneindig, het wordt onder meer begrensd door het uitputtingsbeginsel opgenomen in artikel 2.23 lid 3 BVIE en artikel 13 lid 1 GMVo, dat inhoudt dat dit recht niet omvat het recht zich te verzetten tegen gebruik van het merk voor waren die onder het merk door de merkhouder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap of de EER in het verkeer zijn gebracht.

Uitputting
6.9. Dat Cisco c.s. het de handel in tweedehands producten moeilijk maakt door zich te beroepen op de Merken en/of door partijen – zoals Comtek stelt – niet behulpzaam te zijn bij het herkennen van namaak, mag zo zijn. Daaruit volgt echter nog niet zonder meer dat zij die handel onmogelijk maakt of zodanig frustreert, dat deze feitelijk onmogelijk wordt, althans Comtek heeft onvoldoende concrete onderbouwing verschaft om tot een dergelijke conclusie te kunnen komen. (...)

6.12. De rechtbank overweegt dat hetgeen door Comtek is aangevoerd onvoldoende is om te kunnen aannemen dat sprake is van uitputting van de rechten van Cisco c.s. ten aanzien van alle onder 3.5 en 3.6 genoemde producten. Comtek heeft zich slechts uitdrukkelijk op uitputting beroepen waar het de producten betreft die zij stelt te hebben ontvangen van HP c.s. Met betrekking tot de andere producten (te weten: de 16 producten van de testaankopen en de overige producten waarop beslag is gelegd) heeft zij met betrekking tot uitputting haar stelling in het geheel niet onderbouwd. Indien en voor zover komt vast te staan dat deze producten zijn voorzien van de Merken, staat vast dat de rechten van Cisco c.s. ten aanzien van deze producten niet zijn uitgeput. Ten aanzien van de producten die Comtek van HP c.s. stelt te hebben ontvangen, heeft zij geen bewijs overgelegd noch is door middel van serienummers of andere identificerende kenmerken door haar een verband gelegd tussen producten die Comtek stelt van HP c.s. te hebben ontvangen en de producten die onder haar in beslag zijn genomen. Dat de eigendom van deze producten op het moment dat beslag werd gelegd (nog) niet van HP c.s. op Comtek was overgegaan, biedt hiervoor geen ondervanging omdat niet in geschil is dat Comtek deze producten in voorraad had ter verhandeling aan derden, hetgeen in beginsel voldoende is om inbreuk aan te nemen.

6.13. Conform haar bewijsaanbod, zal de rechtbank Comtek, zoals in het dictum verwoord, het bewijs opdragen van haar stelling dat onder de producten die onder haar in beslag zijn genomen en genoemd zijn in het proces-verbaal van beslaglegging van 31 oktober 2008, zich producten bevinden die zij heeft ontvangen van HP c.s. De rechtbank zal Comtek bij akte in de gelegenheid stellen zich uit te laten of en, zo ja, op welke wijze, zij dit bewijs wenst te leveren, alsmede zich uit te laten over de producten genoemd in het procesverbaal van beslaglegging van 31 oktober 2008 met betrekking waartoe zij dit bewijs wil leveren.

Misbruik van procesbevoegdheid strijd met mededingingsrecht
6.17 Comtek heeft niet aannemelijk gemaakt dat Cisco c.s. uitsluitend haar rechten ten aanzien van de Merken handhaaft met een ander doel dan het doel – althans één van de doeleinden – waarvoor haar deze rechten zijn verleend. Er is evenmin sprake van misbruik van procesbevoegdheid op de grond dat de belangen van Cisco c.s. bij handhaving niet opwegen tegen die van Comtek bij het ongestoord verhandelen van de producten waarvan de merkrechten niet zijn uitgeput. Ook is onvoldoende onderbouwd gesteld om strijd met mededingregels te kunnen aannemen.

Technische medewerking
6.25. Cisco c.s. betwist dat zij gehouden is maatregelen te treffen waardoor Ciscoproducten voor Comtek als originele producten herkenbaar zijn en aan Comtek technische medewerking te verlenen waardoor Comtek namaak van echt kan onderscheiden en dat het haar vrijstaat om, ter waarborging van de vertrouwelijkheid van echtheidskenmerken, deze geheim te houden. Zij voert aan dat Comtek een eigen verantwoordelijkheid (zelfs rechtsplicht) heeft om zich ervan te vergewissen dat de van de Merken voorziene producten door of met toestemming van Cisco c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht. Ook voert zij aan dat Comtek met betrekking tot de producten die onderwerp zijn van deze procedure door haar zijn ingekocht toen zij nog toegang had tot de technische verificatiedienst via de website van Cisco c.s. en dat zij kennelijk deze mogelijkheid ter verificatie van de authenticiteit van de door haar ingekochte producten onbenut heeft gelaten.

8.1. laat Comtek toe tot tegenbewijs van de voorshands bewezen geachte stelling dat alle producten die onder haar in beslag zijn genomen en genoemd zijn in het proces-verbaal van beslaglegging van 31 oktober 2008, met uitzondering van de daarin genoemde tape, antistatische zakken en Prolab, voorzien zijn van de Merken;

8.2. draagt Comtek bewijs op van feiten en omstandigheden die de conclusie wettigen dat 25 (althans een of meerdere) door haar nader te specificeren producten van de producten die onder haar in beslag zijn genomen en genoemd zijn in het proces-verbaal van beslaglegging van 31 oktober 2008, afkomstig zijn van HP c.s.;