Niet in rangorde achtergesteld
Rechtbank Utrecht, 4 mei 2007, KG ZA 07-277. Edmond Reserach & Development B.V. tegen Xerox (Nederland) B.V. & Xerox Corporation (met dank aan Daniëlle van der Kolk, Houthoff Buruma).
Merkenrecht. Xerox beroept zich tevergeefs op (niet-ingeburgerde) seriemerken. Handhavingsrichtlijn blijkt in Utrecht nog niet te zijn geïmplementeerd.
Eiser Edmond gebruikt het Benelux-merk DocuMate voor haar softwareproducten. Het merk is in 1995 ingeschreven voor klasse 9 ‘software voor het aansturen van printers’. Gedaagde Xerox brengt sinds 2004 scanners op de markt onder de naam Documate. Xerox heeft DocuMate in 2003 als gemeenschapsmerk ingeschreven voor o.a. ‘instruments and equipments all for office use’. Edmond stelt dat er sprake is van merkinbreuk.
“Xerox heeft als meest verstrekkend verweer gesteld dat Edmond met haar Benelux depot geen rechten heeft verkregen, nu het depot van Edmond is achtergesteld bij de door Xerox eerder gedeponeerde serie merken uit de periode 1986-1995 die het woord “Docu” bevatten Hiertoe heeft Xerox gesteld dat zij zich afficheert als “The Document Company”, welke naam zijn in 1991 onder meer in de Benelux als merk heeft gedeponeerd. Veel van de producten die zij sedertdien heeft ontwikkeld, hebben een naam waarvan het onderdeel “Docu” deel uitmaakt. Bovendien is het depot van Edmond in 1995, aldus Xerox, te kwader’ trouw omdat Edmond wist dat Xerox binnen de laatste drie jaar voor 1995 een aantal overeenstemmende en als serie te beschouwen merken voor gelijksoortige waren te goeder trouw op normale wijze heeft gebruikt.” (5.3)
Dit verweer wordt verworpen. “Door Xerox is niet echter niet aangetoond dat het onderdeel ‘Docu’+ achtervoegsel vóór het depot van Edmond in 1995 door het gebruik van Xerox zodanig was ingeburgerd dat het publiek het gebruik hiervan herkende als gemeenschappelijke herkomstaanduiding die de waar als afkomstig van Xerox demonstreert. Reeds om deze reden is het merk DocuMate van Edmond niet in rangorde achtergesteld bij de eerder door Xerox gedeponeerde ‘Docu” merken en is het depot van Edmond in 1995 niet te kwader trouw verricht.” (5.4)
De door beide partijen gebruikte merken zijn visueel, auditief en begripsmatig identiek en - zo is tussen partijen ook niet in geschil - bezitten voldoende onderscheidend vermogen om als merk te dienen en de producten zijn naar hun aard, gebruik en bestemming soortgelijk. Beide producten hebben immers betrekking op en worden gebruikt voor het afdrukken en bewerken van documenten. Dat Xerox inbreuk maakt is derhalve voldoende aannemelijk en de vorderingen worden toegewezen voorzover het de Benelux betreft.
Hoewel de implementatiewetgeving met betrekking tot de Handhavingsrichtlijn per 1 mei in werking is getreden, oordeelt de voorzieningenrechter in deze zaak nog richtlijnconform (“Nu deze bepaling van de Richtlijn nog niet is geïmplementeerd”) en komt tot een kostenveroordeling van 27.454,91 euro.
Lees het vonnis hier.
