Niet onderzocht of rechten op teken zijn verworven

Gerecht EU 18 januari 2012, zaak T-304/09 (Tilda Riceland Private Ltd. tegen OHIM/Siam Grains Co. Ltd) - dossier

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt aanvrager van gemeenschapsbeeldmerk BASmALI houdster van niet-ingeschreven ouder merk en ouder teken BASMATI tegen. Oppositieafdeling wijst de oppositie af, het beroep wordt vervolgens verworpen.

Middelen: ten eerste, de kamer van beroep haar beslissing ten onrechte uitsluitend heeft gebaseerd op een uitlegging van een bepaling waarbij geen rekening wordt gehouden met nationale regels en rechterlijke uitspraken van de betrokken lidstaat; ten tweede, de kamer van beroep het recht van een lidstaat, namelijk het Verenigd Koninkrijk, niet heeft toegepast met betrekking tot een vordering gekend als "extended form of passing off" en, ten derde, de kamer van beroep ten onrechte heeft geëist dat verzoekster houder is van eigendomsrechten voor het teken "BASMATI", en ten slotte de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat het woord "BASMATI" een generieke term is.

De beslissing van Kamer van Beroep wordt vernietigd, omdat niet nauwkeurig is onderzocht of verzoekster rechten op dat teken had verworven naar het nationale recht.

In citaten:

22      In de tweede plaats dient te worden geoordeeld dat bij de vraag of een opposant rechten op een niet-ingeschreven merk of op een in het economisch verkeer gebruikt teken heeft verworven – en dus houder van het aangevoerde teken is in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 – het ter onderbouwing van de oppositie aangevoerde nationale recht niet buiten beschouwing mag worden gelaten. In deze context speelt het geldende nationale recht in het bijzonder een rol bij de vaststelling van de procedures voor verwerving van rechten op het teken dat ter staving van een oppositie op grond van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 wordt aangevoerd.

25      In de derde plaats bepaalt section 5(4) van de Trade Marks Act 1994 in de tweede alinea ervan ook dat een persoon die kan opkomen tegen het gebruik van een merk, moet worden geacht „houder van een ouder recht” te zijn. Hieruit volgt dat volgens het in het Verenigd Koninkrijk geldende recht in het kader van een vordering wegens misbruik de hoedanigheid van houder van een ouder recht niet kan worden vastgesteld op autonome wijze – zoals de kamer van beroep in wezen in de bestreden beslissing heeft gedaan – zonder rekening te houden met het vermogen van de opposant om op te komen tegen het gebruik van een merk.

26      Het feit dat de eigendom die door de vordering wegens misbruik wordt beschermd, geen betrekking heeft op een woord of een naam waarvan het gebruik door derden is beperkt, maar op de klantenkring zelf waaraan afbreuk wordt gedaan door het litigieuze gebruik [arrest Gerecht van 11 juni 2009, Last Minute Network/BHIM – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T‑114/07 en T‑115/07, Jurispr. blz. II‑1919, punt 61], zoals de kamer van beroep in wezen in punt 24 van de bestreden beslissing heeft gesteld, kan daaraan geen afbreuk doen. De omstandigheid dat de opposant enkel formeel eigenaar van de klantenkring is waaraan afbreuk wordt gedaan, betekent immers niet noodzakelijkerwijs dat hij op het aangevoerde teken geen rechten heeft verworven die hem in staat stellen om, in voorkomend geval, op te komen tegen het gebruik van een later merk. In dit verband dient erop te worden gewezen dat in het kader van de vordering wegens misbruik een reputatie op de markt wordt verworven door het teken dat dient tot aanduiding van waren of diensten (zie in die zin arrest LAST MINUTE TOUR, reeds aangehaald, punt 84). Bovendien is het door het gebruik van het betrokken teken dat een natuurlijk of rechtspersoon „houder van een ouder recht” in de zin van het in het Verenigd Koninkrijk geldende recht kan zijn.

28      In de vierde plaats kan het feit dat – zoals de kamer van beroep in punt 19 van de bestreden beslissing stelt – verzoekster in de motivering van haar oppositie de term „merk” heeft gebruikt om te verwijzen naar het aangevoerde teken, niet alleen het gevolg zijn van het aanvoeren van een niet-ingeschreven merk ter staving van de oppositie, maar bovendien kan dit geen afbreuk doen aan het feit dat de oppositie onder meer was gebaseerd op een in het economisch verkeer gebruikt teken. De kamer van beroep heeft overigens deze oppositiegrond vermeld in punt 16 van de bestreden beslissing. In deze context dient te worden geoordeeld dat de door de kamer van beroep aangehaalde omstandigheid dat het teken BASMATI geen merk is, evenwel niet betekent dat verzoekster geen rechten op dit teken had verworven in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, gelezen tegen de achtergrond van het in casu geldende nationale recht. Wat meer in het bijzonder de bewering van de kamer van beroep betreft dat de term „basmati” een soortnaam is, blijkt uit de nationale rechtspraak dat een teken dat dient tot aanduiding van waren of diensten, een reputatie op de markt kan hebben verworven in de zin van het toepasselijke recht inzake de vordering wegens misbruik, ook al was het aanvankelijk beschrijvend of mist het elk onderscheidend vermogen (arrest LAST MINUTE TOUR, punt 26 supra, punt 84). Bovendien blijkt uit de nationale rechtspraak dat een teken dat dient tot aanduiding van waren of diensten, een reputatie op de markt kan hebben verworven in de zin van de regeling inzake de vordering wegens misbruik, hoewel het door verschillende marktdeelnemers in het kader van hun commerciële activiteiten wordt gebruikt (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Deze „extensieve” vorm van de vordering wegens misbruik, die in de nationale rechtspraak wordt erkend, stelt aldus verschillende marktdeelnemers in staat om rechten te hebben op een teken dat een reputatie op de markt heeft verworven. Bijgevolg kan de door de kamer van beroep aangevoerde omstandigheid, zo deze al vaststaat, in het licht van het geldende nationale recht niet afdoen aan het feit dat de opposant rechten op het aangevoerde teken kan hebben verworven.

29      Uit een en ander volgt dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door de oppositie af te wijzen op grond dat verzoekster niet had aangetoond dat zij houdster van het betrokken teken was, zonder nauwkeurig te onderzoeken of verzoekster rechten op dat teken had verworven overeenkomstig het recht van het Verenigd Koninkrijk.