Niet slechts symbolisch gebruikt
Rechtbank Arnhem 12 oktober 2011, LJN BT8376 (Wibro Holland v.o.f. tegen gedaagde B.V.)
In navolging van IEF 9063. Merkenrecht. Doorhaling vanwege niet-gebruik afgewezen. Rechtspraak.nl "Beroep op verval van het knipogend 'smiley'-beeldmerk door niet-gebruik faalt. De vordering strekkende tot doorhaling van dit bij het Benelux-merkenbureau onder nr. 0723630 geregistreerde beeldmerk zal daarom worden afgewezen." [red. deeplink merkenregister toegevoegd]
Overlegd bewijs (foto's, gedateerde vervoerdersverklaringen én getuigenverklaringen) toont voldoende concreet aan dat, naast de gestileerde versie van het woord EASY BIKE, ook het knipogend ‘smiley’- beeldmerk daadwerkelijk heeft gebruikt voor het vinden en behouden van afzet van haar fietsen in de periode 2005, 2006 en 2007.
Dat ook een ingekleurde variant van het beeldmerk is gebruikt, doet in dit geval evenmin aan de bescherming van dat beeldmerk af, omdat de onderscheidende kracht van dat beeldmerk niet in de kleur zit. Proceskostenveroordeling ex 1019h Rv ad gevorderd €14.693, waarvan €7.346,57 wordt toegekend, omdat slechts tweede deel ziet op de geldigheid van IE-rechten.
2.6. Wibro betwist deze conclusie van [gedaagde]. Zij voert aan dat de getuigenverklaringen juist bevestigen dat het knipogend ‘smiley’-beeldmerk door [gedaagde] in de fietsenbranche, waar veel producten omgaan, slechts symbolisch is gebruikt, op een zeer klein aantal fietsen. De getuigen hebben, zo betoogt Wibro, slechts kleine percentages van kleine aantallen fietsen genoemd waarop zij het beeldmerk van [gedaagde] hebben gezien of zelfs maar één type fiets waarop het beeldmerk stond. Feitelijk heeft [gedaagde] vooral een ander merk gebruikt, namelijk het gestyleerde woord EASY BIKE in rood en zwarte letters, aldus Wibro. Het plakken door getuige [betrokkene 4] van stickers met het beeldmerk op hobbymatig opgeknapte kinderfietsen is volgens Wibro geen relevant merkgebruik in het economisch verkeer. Ook om andere redenen kunnen de getuigenverklaringen volgens [gedaagde] niet als bewijs voor normaal gebruik van het beeldmerk dienen: de kinderfiets van het type Lion, waarop volgens [betrokkene 4] het beeldmerk soms stond, komt niet voor op de door [betrokkene 4] overgelegde pakbonnen, op de door [betrokkene 3] overgelegde ongedateerde orderbevestigingen staan slechts 403 fietsen, waaronder niet alleen kinderfietsen en mountainbikes (waarop het beeldmerk zou staan) en op de door [betrokkene 1] overgelegde vervoersverklaringen is niet te zien dat het om fietsen gaat. Bovendien is het ‘smiley’- beeldmerk op die documenten een ingekleurde variant op het beeldmerk. Daarnaast stelt Wibro met productie 11 bij de dagvaarding te hebben bewezen dat het beeldmerk niet of niet de hele tijd op de website van [gedaagde] heeft gestaan. Ook de als productie 5c bij de conclusie van antwoord overgelegde ongedateerde foto’s bewijzen tenslotte volgens Wibro niet het gebruik van het knipogend ‘smiley’- beeldmerk op het balhoofd van de fietsen.
2.7. Geoordeeld wordt dat [gedaagde] met de als productie 5 b en c overgelegde foto’s van fietsen waarop het beeldmerk daadwerkelijk is te zien, de overgelegde orderbevestigingen met het beeldmerk (die voor een deel wel zijn gedateerd), de overgelegde gedateerde vervoersverklaringen met het beeldmerk én de getuigenverklaringen, in onderling verband en samenhang bezien, voldoende concreet heeft aangetoond dat zij, naast de gestyleerde versie van het woord EASY BIKE, ook het knipogend ‘smiley’- beeldmerk daadwerkelijk heeft gebruikt voor het vinden en behouden van afzet van haar fietsen in de periode 2005, 2006 en 2007. Zij heeft dit beeldmerk naar het oordeel van de rechtbank niet slechts symbolisch gebruikt of enkel en alleen om het recht op dat beeldmerk in stand te houden. Uit de overgelegde stukken en de getuigenverklaringen blijkt weliswaar dat het beeldmerk niet op grote hoeveelheden fietsen is waargenomen en dat het gebruik van het beeldmerk op het balhoofd van de fietsen zelf niet heel consequent is geweest, althans dat dat beeldmerk niet op alle typen fietsen is gebruikt. Omdat het beeldmerk daarnaast echter ook op handelsdocumenten en op internet is gebruikt – hetgeen op basis van diezelfde stukken en getuigenverklaringen naar het oordeel van de rechtbank voldoende is bewezen – wordt dit voldoende geacht om te kunnen spreken van een reële exploitatie, zeker wanneer het soort fietsen en het lagere segment van de markt waarin [gedaagde] opereert of heeft geopereerd in aanmerking wordt genomen alsook het feit dat [gedaagde] een relatief kleine speler op de fietsenmarkt is. Daarbij wordt verwezen naar de onder 2.4 weergegeven rechtspraak. Dat afnemers van [gedaagde], waaronder [betrokkene 4], soms zelf het beeldmerk op de fietsen hebben geplakt voordat zij de fiets doorverkochten doet daaraan niet af. Dit gebruik kan immers worden toegerekend aan [gedaagde]. Dat ook een ingekleurde variant van het beeldmerk is gebruikt, doet in dit geval evenmin aan de bescherming van dat beeldmerk af, omdat de onderscheidende kracht van dat beeldmerk niet in de kleur zit.
2.8. Het voorgaande brengt mee dat het beroep op verval van het knipogend ‘smiley’- beeldmerk door niet-gebruik faalt. De vordering onder 2) strekkende tot doorhaling van dit bij het Benelux-merkenbureau onder nr. 0723630 geregistreerde beeldmerk zal daarom worden afgewezen.
