Niet (specifiek) mede gericht op de Benelux

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 27 april 2010, zaaknr. 105.006.548/01, 1-800-Flowers.com tegen The Zockoll Group Ltd v/h Phonenames Ltd (met dank aan Dirk Straathof, Brinkhof)

Merkenrecht. Domeinnamen. Non usus. Vervallenverklaring van twee Benelux-merken. Geschil tussen bloemenhandelaren over de registratie en het gebruik van merken die een alfanumeriek telefoonnummer bevatten (zoals b.v. 1-800-FLOWERS). Het hof bekrachtigt vonnis waarvan beroep (Rechtbank 's-Gravenhage, 6 december 2006, IEF 3010). Gebruik in domeinnamen websites levert geen merkgebruik in de Benelux op volgens het Lexington/Ladbrokes-criterium. “Dat via de website bestelde bloemen in de Benelux worden bezorgd kan niet als gebruik in de Benelux worden aangemerkt.”

11. Ad 10a tot en met e: gebruik op en/of van de website(s) van a~pellante. Zockoll heeft - terecht - niet betwist dat het gebruik van de domeinnamen en de website van appelante merkgebruik oplevert. Zij betwist wel dat dat gebruik merkgebruik in de Benelux oplevert. Het internet is naar zijn aard wereldwijd toegankelijk en een website kan in beginsel door iedere gebruiker van het internet, waar ook ter wereld, worden bezocht. Het gebruik van een merk op een website levert niet reeds in ieder land van waaruit de website kan worden bezocht merkgebruik op. Daartoe moet aan nadere voorwaarden zijn voldaan. Het Lexington-arrest van de Hoge Raad 3 januari 1964, NJ 1964, 445 (over de vraag of een reclame-uiting in een internationaal tijdschrift in Nederland een onrechtmatige daad opleverde) en het arrest van de Hoge Raad van 8 februari 2005, NJ 2005,404 (over de vraag of een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde kansspelaanbieder door het (zonder vergunning) aanbieden van deelname aan kansspelen via internet door middel van een mede op Nederland gerichte website handelde in strijd met artikel 1 sub a van de Wet op de Kansspelen ('gelegenheid geven') en daarmee onrechtmatig jegens Nederlandse kansspelaanbieders (met een vergunning) in aanmerking nemende, is het hof van oordeel dat van gebruik door appellante in de Benelux, kan worden gesproken indien zij via internet door middel van een blijkens hun inrichting en/of andere omstandigheden (specifiek) mede op de van de omstandigheden, zoals het top-level domain van het internetadres (een organisatorisch of een geografisch top level domein), de taal waarin de website is gesteld dan wel de taalkeuzemogelijkheden die de website biedt en (andere) verwijzingen op de website naar (een) bepaald(e) land(en). Vergelijk ook Hof 's-Gravenhage 23 februari 2006, IEF 1796 (Ipko-Amcor/Marie Claire) en 20 maart 2008, BIE 2009,63 (Vitra/Classis Design). Als sprake is van gebruik moet nog, aan de hand van de in rechtsoverweging 8 genoemde criteria, de vraag beantwoord worden of sprake is van normaal gebruik.

(…)

12. Het hof is van oordeel dat niet kan worden aangenomen dat de website
www.1800flowers.com (specifiek) mede is gericht op het behalen van afzet in de Benelux.

(…)

voor betaling van via de website bestelde bloemen gebruik kan worden gemaakt van een in de Benelux uitgegeven creditcard is eveneens onvoldoende reden om gerichtheid op de Benelux aan te nemen. Met in de Benelux uitgegeven creditcards kan op vele plaatsen in de hele wereld worden betaald en ook voor bestellingen via niet op de Benelux gerichte websites. De mogelijkheid van internationaal gebruik is juist een kenmerk van creditcards en is geen bijzonderheid van de onderhavige website.

(…)

Hetgeen derhalve resteert is een website die vanuit de Benelux kan worden bezocht waarna  online of door te bellen met een Amerikaans telefoonnummer een opdracht kan worden gegeven om ergens ter wereld bloemen te bezorgen. Dit is naar het oordeel van het hof te weinig om aan te nemen dat de website (specifiek) mede gericht is op de Benelux.

Dat via de website bestelde bloemen in de Benelux worden bezorgd kan niet als gebruik in de Benelux worden aangemerkt nu - zoals Zockoll gesteld en appellante erkend, althans niet gemotiveerd betwist heeft - het daarbij in het algemeen gaat om bestellingen van buiten de Benelux en van de merken bij de bezorging - door lokale bloemisten - en op (de verpakking van) de geleverde bloemen geen gebruik wordt gemaakt.

(…)

Door de wereldwijde toegankelijkheid van het internet bestaat er voor de inwoners van de Benelux de mogelijkheid gebruik te maken van niet op de Benelux gerichte websites. Dat is echter onvoldoende om te concluderen dat de mede erop gericht zijn in de Benelux afzet te creëren.

(…)

Het bovenstaande brengt mee dat het door appellante hiervoor onder 10a tot en met e gestelde onvoldoende is om gebruik van de merken van appellante in de Benelux aan te nemen.

Lees het arrest hier.