Nijntje is niet zo banaal of triviaal
Rechtbank Amsterdam, 2 november 2010, LJN: BO2607, Mercis B.V. Sanrio Company Ltd (met gelijktijdige dank aan Anne Bekema, Houthoff)
Auteursrecht. Merkenrecht. Karakter. Gedaagde Sanrio maakt met het karakter Kathy (onderdeel van "Hello Kitty") inbreuk op de auteurs- en merkrechten van Dick Bruna m.b.t Nijntje.
Auteursrecht: 4.4. Over de vorderingen die zien op het auteursrecht wordt het volgende overwogen. Nijntje kenmerkt zich door elementaire kleuren, dikke lijnen, door de karakteristieke verhouding tussen hoofd en lichaam, de vorm van het hoofd, de oren, de (stand van de) ogen, het jurkje met het kraagje, de stand van de handen en voeten en het zogenaamde “andreaskruis”, als neusje/mondje. Nijntje heeft door dit alles een eigen en oorspronkelijk karakter en draagt hierdoor het persoonlijk stempel van de maker. Het werk Nijntje is het resultaat van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Nijntje is niet zo banaal of triviaal dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen. Nijntje kan derhalve als een auteursrechtelijk beschermd werk als bedoeld in artikel 10 Auteurswet (Aw) worden aangemerkt. Het door Sanrio als productie 6 in het geding gebrachte “Umfeld” maakt dit niet anders. Deze productie bevat een aantal afbeeldingen van speelgoedkonijnen (die overigens slechts gedeeltelijk dateren van vóór 1955) en die naar het oordeel van de voorzieningenrechter dermate afwijken van Nijntje dat niet kan worden gezegd dat Nijntje hierdoor geen eigen en oorspronkelijk karakter zou hebben.
4.5. De auteursrechtelijk beschermde trekken van Nijntje, zoals hiervoor omschreven, zijn overgenomen in de figuur van Kathy. De dikke lijnen, de verhouding tussen hoofd en lichaam, de vorm van het hoofd, de oren, de (stand van de) ogen, het jurkje met het kraagje en de stand van de handen en voeten zijn nagenoeg identiek aan Nijntje. Wat verder overeenkomt is dat het mondje en het neusje samenvallen (bij Nijntje in de vorm van een “andreaskruis” en bij Kathy in de vorm van een rondje). Het enige duidelijk waarneembare verschil tussen Nijntje en Kathy is de strik die Kathy in een van haar oren draagt. Dit maakt echter niet dat de totaalindrukken van Nijntje en Kathy niet nagenoeg hetzelfde zijn. Er is dan ook, naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter, sprake van een inbreuk op de auteursrechten van Mercis. Bij dit oordeel is betrokken dat Nijntje thans (niet duidelijk is vanaf wanneer) wordt afgebeeld met ronde oren, derhalve met andere oren dan in het geregistreerde beeldmerk. De ronde oren van Kathy zijn identiek aan de ronde oren van Nijntje. Dat hier sprake zou zijn van “omgedraaide ontlening” (Nijntje zou de oren van Kathy hebben “overgenomen”), zoals door Sanrio ter zitting betoogd, is door haar niet aannemelijk gemaakt. Kathy is hoe dan ook van latere datum dan Nijntje en Sanrio heeft niet met stukken aangetoond wanneer Kathy is ontworpen en wanneer Nijntje ronde oren heeft gekregen.
Merkenrecht: 4.7. Over de vorderingen die zien op het merkenrecht wordt het volgende overwogen. Sanrio zal niet worden gevolgd in haar verweer dat Nijntje niet als merk (ter onderscheiding van waren of diensten als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 BVIE), maar slechts als karakter wordt gebruikt. Binnen de beperkingen die gelden in ieder kort geding, en zeker gezien het feit dat Sanrio dit verweer pas voor het eerst ter zitting heeft opgeworpen, heeft Mercis voldoende aannemelijk gemaakt dat Nijntje wel als merk wordt gebruikt. Zo heeft zij ter zitting een poppetje van Nijntje getoond en in het geding gebracht dat zich bevindt in een doosje waaraan een label is gehecht voorzien van het beeldmerk Nijntje. Evenmin zal Sanrio worden gevolgd in haar verweer dat Nijntje geen merk kan vormen omdat het een teken betreft dat een wezenlijke waarde aan de waar geeft (artikel 2.1 lid 2 BVIE). Dit artikel ziet immers op vormmerken. Van een vormmerk is sprake wanneer het merk “samenvalt” met de waar die het beoogt te onderscheiden dan wel met de verpakking ervan. Daarvan is in het geval van Nijntje geen sprake. Nijntje is een beeldmerk dat zich op verschillende wijzen “materialiseert” (tweedimensionaal in boekjes en als afbeelding op andere gebruiksvoorwerpen en in films, driedimensionaal als speelgoedpoppetje etc.). Voorshands is onvoldoende aannemelijk geworden dat Nijntje een verval- of nietigheidsactie niet zal overleven. In dit geding zal dan ook worden uitgegaan van de geldigheid van het beeldmerk Nijntje, zoals onder 2.2 van dit vonnis weergegeven.
4.8. Voor beantwoording van de vraag of het karakter Kathy inbreuk maakt op het beeldmerk Nijntje is allereerst van belang vast te stellen dat Sanrio en/of haar licentienemers Kathy niet ter onderscheiding van waren of diensten gebruiken. Kathy wordt uitsluitend aangeduid als karakter, een vriendinnetje van Kitty, zoals Kitty nog heel veel andere vriendjes en vriendinnetjes heeft met wie zij speelt. Kathy, Kitty en de andere karakters worden allemaal op de markt gebracht onder het merk “Hello Kitty”. Kathy zelf kan derhalve niet als merk worden aangemerkt. Dit betekent dat Mercis zich in het kader van de merkinbreuk ten onrechte heeft beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Daarvoor is immers vereist dat het inbreukmakende teken wordt gebruikt voor waren of diensten.
4.9. Daarentegen wordt geoordeeld dat in dit geval wel sprake is van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Kathy wordt immers gebruikt “anders dan ter onderscheiding van waren of diensten”. Hiervoor is in het kader van het auteursrecht al overwogen dat Nijntje en Kathy nagenoeg identiek zijn. Dit geldt ook wanneer Kathy wordt vergeleken met het beeldmerk Nijntje, ook al heeft die Nijntje spitse oren. De verschillen tussen de “oude” Nijntje en Kathy zijn weliswaar groter dan die tussen de “nieuwe” Nijntje en Kathy, maar dat neemt niet weg dat de gelijkenis tussen het beeldmerk Nijntje en het karakter Kathy nog steeds zeer groot is. Sanrio trekt met Kathy zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel van Nijntje en doet hiermee afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van Nijntje. In dit verband heeft Mercis (onder meer in de punten 3.8 tot en met 3.11 van de dagvaarding) voorshands terecht aangevoerd dat Sanrio met Kathy in het kielzog van Nijntje vaart om te profiteren van de aantrekkingskracht en de reputatie van Nijntje. Zonder financiële vergoeding trekt Sanrio profijt uit de commerciële inspanningen van Mercis als merkhouder. Dit oordeel is er onder meer op gegrond dat Nijntje een merk is met een zeer grote bekendheid en een groot onderscheidend vermogen. Sanrio is een concurrent van Mercis die min of meer identieke waren op de markt brengt. Niet weersproken is dat Nijntje in 1955 is ontworpen en (volgens de dagvaarding) begin jaren ’70 in Japan is geïntroduceerd en dat Nijntje in Japan ongekende populariteit geniet. Met het karakter Kathy houdt Sanrio te weinig afstand van het beeldmerk Nijntje.
Lees het vonnis hier.
