Noot Paul Geerts onder Kornspitz
P.G.F.A. Geerts, Noot onder Kornspitz, IEF 14420, eerder verschenen: IER 2014/50.
Bijdrage ingezonden door Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen. (...) Merkenrecht. 6. Dat brengt mij bij de eerste prejudiciële vraag [IEF 13612]. In het Bostongurka-arrest heeft het HvJ beslist dat de vraag of een merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven, niet enkel moet worden beoordeeld in het licht van de wijze waarop consumenten en eindverbruikers het waarnemen, maar ook – naargelang van de kenmerken van de betrokken markt – rekening houdend met de wijze waarop beroepsbeoefenaars, zoals verkopers, het waarnemen [IEF 2843]. Aangezien in de onderhavige zaak het merk "KORNSPITZ" alleen in de perceptie van de eindverbruikers van de broodjes tot soortnaam is verworden wenst de verwijzende rechter te vernemen of de aan de merkhouder verleende rechten ook vervallen kunnen worden verklaard wanneer dit merk in de perceptie van de verkopers van het eindproduct dat is geproduceerd op basis van de door de houder van dat merk geleverde grondstof, niet de gebruikelijke benaming is geworden.
16. Maar men kan op basis van dit arrest evengoed een ander standpunt innemen. In het Levi Strauss/Cassuci-arrest (r.o. 29) weegt het HvJ het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven af tegen de belangen van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden. Door te beslissen dat de verbodsvordering van de merkhouder (onder de gegeven omstandigheden) niet kan worden toegewezen, laat het HvJ de belangen van de andere marktdeelnemers zwaarder wegen. Als wij bij de beantwoording van de hierboven in nr. 14 gestelde vraag deze gedachte doortrekken en de belangen van de andere marktdeelnemers laten prevaleren, dan ligt het voor de hand om aan te nemen dat het moment dat de dagvaarding wordt uitgebracht (dan wel een reconventionele vordering wordt ingesteld) beslissend is.
17. Het is een dooddoener, maar het is het HvJ die ook deze knoop uiteindelijk zal moeten doorhakken. Ik ben er een voorstander van om de belangen van de andere marktdeelnemers zwaarder te laten wegen, zodat de merkhouder door een hernieuwde inburgering van het merk tijdens de procedure het verval van dat merk niet kan voorkomen. Met andere woorden: het moment dat de dagvaarding wordt uitgebracht (dan wel een reconventionele vordering wordt ingesteld) zou in mijn ogen dus het beslissende moment moeten zijn, waardoor de merkhouder de vordering tot verval niet kan frustreren.
