Normaal gebruik van het merk

Gerechtshof Den Haag 17 januari 2023, IEF 21188; 200.281.622/01 en 200.282.103/01 (GIA tegen Gallup) Het gaat in deze zaak om de vraag of Gallup haar merken normaal heeft gebruikt in de zin van artikel 2.26 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) (thans artikel 2.23bis BVIE). Marktonderzoeken en opinieonderzoeken zijn geen voldoende duidelijk van elkaar te onderscheiden termen en daarom geen logische zelfstandige subcategorieën. Anders dan GIA aanvoert, is er geen sprake van (uitsluitend) handelsnaamgebruik, maar blijkt uit de door Gallup overgelegde stukken dat door gebruik van de naam Gallup onmiskenbaar een verband wordt gelegd met de door Gallup onder de Dienstmerken aangeboden diensten en is daarom (ook) sprake van merkgebruik. GlA heeft niet gesteld, dat de warencategorie waarvoor het Merk 1990 is ingeschreven, zo ruim is dat daarin een subcategorie kan worden onderscheiden die zelfstandig kan worden bekeken, op grond waarvan het geleverde bewijs van normaal gebruik van het Merk 1990 slechts zou leiden tot instandhouding van de subcategorie waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt. Aldus moet worden aangenomen dat de waren waarvoor het Merk 1990 is ingeschreven zo nauwkeurig is beschreven en afgebakend dat het relevante publiek daarin geen onderverdelingen zal maken. Daarom is volgens het hof het Merk 1990 normaal gebruikt voor de waren waarvoor het is ingeschreven en daarom niet vervallen.

6.21. De slotsom is dat marktonderzoeken en opinieonderzoeken geen voldoende duidelijk van elkaar te onderscheiden termen zijn en daarmee dat dit geen logische zelfstandige subcategorieën zijn zoals bedoeld in de ACTA- en Ferrari-arresten van het HvJEU. Dat betekent dat het standpunt van GlA dat wat normaal gebruik van de Dienstmerken betreft ‘mathematisch’ moet worden vastgesteld of er sprake is van gebruik van de Dienstmerken voor of marktonderzoek of opinieonderzoek, moet worden verworpen. leder gebruik van de Dienstmerken voor onderzoek dat voldoet aan de (gemeenschappelijke) kenmerken van een opinie- en marktonderzoek zoals hiervoor in r.o. 6.14 genoemd, zal door het relevante publiek worden geassocieerd met de diensten waarvoor  de Dienstmerken zijn ingeschreven en moet daarom bij de beoordeling van de vraag naar normaal gebruik daarvan in aanmerking worden genomen.

6.27.  Naar het oordeel van het hof blijkt uit de door Gallup overgelegde stukken ten bewijze van het normale gebruik van haar Dienstmerken, dat waar de naam Gallup wordt gebruikt als aanduiding van de onverneming, dus als handelsnaam, onmiskenbaar een verband ontstaat met de door Gallup onder die naam aangeboden diensten – en de naam dus óók als herkomstaanduiding fungeert – zodat in die gevallen dan óók sprake is van merkgebruik.

6.39. Ten slotte is, anders dan GIA aanvoert, niet sprake van (uitsluitend) handelsnaamgebruik, maar blijkt uit de door Gallup overgelegde stukken dat door gebruik van de naam Gallup onmiskenbaar (tenminste ook) een verband wordt gelegd met de door Gallup onder de Dienstmerken aangeboden diensten en is daarom (ook) sprake van gebruik als merk.

6.40. Uit het voorgaande volgt dat is komen vast te staan dat Gallup haar Dienstmerken voor diensten in klasse 35 waarvoor het is geregistreerd in de relevante periode en het relevante territoir normaal heeft gebruik in de in r.o. 6.2 bedoelde zin. Voor vervallenverklaring van die Dienstmerken bestaat daarom geen grond.

6.46. Met de hiervoor vermelde stukken heeft Gallup naar het oordeel van het hof genoegzaam aangetoond dat het Merk 1971 normaal is gebruikt voor de waren waarvoor het ingeschreven. GlA heeft niet gesteld, laat staan onderbouwd, dat de warencategorie waarvoor het Merk 1971 is ingeschreven, zo ruim is dat dat daarin een subcategorie kan worden onderscheiden die zelfstandig kan worden bekeken, op grond waarvan het geleverde bewijs van normaal gebruik van het Merk 1971 slechts zou leiden tot instandhouding van de subcategorie waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt. Aldus moet worden aangenomen dat de waren waarvoor het Merk 1971 is ingeschreven zo nauwkeurig is beschreven en afgebakend dat het relevante publiek daarin geen onderverdelingen zal maken, zodat het geleverde bewijs van normaal gebruik van het Merk 1971 alle waren waarvoor het is ingeschreven dekt.