Normaal gebruikte Mustangs
Rechtbank ‘s-Gravenhage, 8 februari 2006, ZA 04-3141 Mustang Bekleidungswerke tegen Pascual Ros Aguilar. Van normaal gebruik kan ook sprake zijn wanneer het gebruik uitsluitend gericht is op wederverkopers.
MBGC is rechthebbende op diverse internationale en Benelux merkregistraties vanaf 1971 voor woord/beeldmerken MUSTANG voor klasse 25, kleding en schoeisel. Aguilar is rechthebbende op 2 Internationale (merken A en C) en 1 Benelux beeldmerken (merk B), met het woordbestanddeel 'mustang' of 'by mustang', voor klasse 25, schoeisel. MBGC vordert, samengevat, vervallenverklaring en doorhaling van de merken A en B, alsmede nietigverklaring van merk C. Zij stelt daartoe dat de merken A en B wegens niet normaal gebruik vervallen dienen te worden verklaard en merk C op verwarringwekkende wijze overeenstemt met haar eerder gedeponeerde Mustang-merken. De rechtbank verklaart alleen merk B vervallen en wijst het meer of anders gevorderde af.
Merk A
MBGC heeft naar aanleiding van de door Aguilar overgelegde bescheiden die een gebruik van Merk A zouden moeten aantonen de vraag opgeworpen of merkgebruik op facturen gericht aan wederverkopers en/of op verpakkingsmaterialen die de eindgebruiker/consument niet onder ogen komen, in de beoordeling betrokken kunnen worden. De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend waartoe als volgt wordt overwogen. Gebruik van een merk op facturen of verpakkingsmaterialen richting wederverkopers/detailhandelaren kan een reëel commercieel doel dienen in bovenvermelde zin aangezien het op de markt van detailhandelaren een reële functie kan vervullen ter onderscheiding van de waren als afkomstig van Aguilar (vgl. HR 23 december 2005, LJN AU2850, C04/247 HR, Sidoste/Bonnie Doon, met name r.o. 3.5.3).
Dit oordeel wordt niet anders door het feit dat het HvJ EG in r.o. 36 van Ansul/Ajax overwoog dat bij normaal gebruik sprake moet zijn “van een gebruik dat strookt met de voornaamste functie van het merk, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te waarborgen, door hem in staat te stellen die waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere oorsprong hebben.
De rechtbank deelt niet de door MBGC aan die overweging gegeven lezing dat dan ook uitsluitend gebruik richting consumenten/eindverbruikers mag meetellen. Dit staat niet met zoveel woorden in vermelde rechtsoverweging, terwijl een dergelijk oordeel – indien zulks werkelijk bedoeld zou zijn – mede gelet daarop dat ook gebruik richting wederverkopers een reëel commercieel doel kan hebben (zoals de Hoge Raad oordeelde in voornoemd arrest Sidoste/Bonnie Doon), bepaald een nadere motivering behoefde. In de daaropvolgende overwegingen maakt het HvJ EG bovendien duidelijk dat bij de beoordeling van instandhoudend gebruik in feite juist alle omstandigheden moeten worden meegewogen, in welke redenering niet goed past dat een bepaalde vorm van gebruik reeds op voorhand zou moeten worden uitgesloten. Ruimer is ook het in r.o. 37 door het HvJ EG gehanteerde begrip “klanten”, terwijl tot slot van belang is dat een beperking tot consumenten/eindverbruikers in het uiteindelijke door het HvJ EG gegeven antwoord op de vraag niet voorkomt.
Vervolgens heeft MBGC aangevoerd dat gebruik van een logo zonder daarin het element “calzados” niet tot instandhoudend gebruik van Merk A kan leiden. Ook dit betoog wordt verworpen. De rechtbank vermag niet in te zien dat door weglating van “calzados” het onderscheidend vermogen van Merk A zou zijn gewijzigd. De tekst “calzados” is in het teken als geheel in visueel opzicht immers van ondergeschikte betekenis. Terecht voert Aguilar aan dat het beeldmerk wordt gedomineerd door het dravende paardje met daaronder in vette letters “Mustang”, een en ander geplaatst in een cirkel.”
Volgens de rechtbank heeft “Aguilar met een zeer aanzienlijke hoeveelheid bescheiden afdoende aangetoond dat zijn gebruik van het logo (via een niet betwiste licentie aan Mustang Inter S.L.) zeker niet slechts symbolisch van aard is en was doch integendeel een reëel commercieel doel dient en diende.” De rechtbank weigert de gevorderde vervallenverklaring van Merk A.
Merk B
Ter ondersteuning van zijn gebruik van Merk B heeft Aguilar slechts een ongedateerde advertentie in het weekblad “Het” overgelegd. Dit is onvoldoende om van normaal gebruik te kunnen spreken. De rechtbank verklaart Merk B vervallen.
Merk C
MBGC beroept zich erop dat Merk C op verwarringwekkende wijze overeenstemt met haar eerder gedeponeerde Mustang-merken, vanwege het feit dat in Merk C “by mustang” is opgenomen.
“De rechtbank is van oordeel dat van onvoldoende overeenstemming in voormelde zin sprake is, waarbij de volgende omstandigheden in aanmerking zijn genomen. In de eerste plaats is van belang dat in de totaalindruk van het merk de woorden “by mustang” slechts een tamelijk ondergeschikte, zoniet onopvallende plaats innemen. De aandacht van het in aanmerking te nemen publiek zal veeleer worden getrokken door de gestileerde zoolafdruk en het woord “Sixtyseven”. Daarbij komt de omstandigheid dat MBGC haar wetenschap van het reeds tamelijk langdurige gebruik, dat wil zeggen in ieder geval sedert eind jaren negentig door Aguilar van “Mustang” als handelsnaam en als (onderdeel van) woord- en beeldmerken in de Benelux niet heeft bestreden.
Relevant wordt aldus ook dat Aguilar op zich genomen een handelsnaamrecht voor “Mustang” heeft opgebouwd, zodat het publiek – zo het al “by mustang” zal opvallen – dat onderdeel van het logo als een verwijzing naar die handelsnaam zal opvatten, daarin gesterkt door de toevoeging “by”. Ten aanzien van Merk A moet bovendien worden aangenomen dat MBGC het gebruik reeds meer dan vijf jaren heeft gedoogd in de zin van artikel 14bis BMW zodat MBGC haar Mustang-merken niet meer kan inzetten tegen gebruik van Merk A, waarin “Mustang” nu juist een prominente plaats inneemt. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank het gevaar voor verwarring tussen merk en teken uit te sluiten. Lees het vonnis hier
