NXP in ongelijk gesteld

HR 8 januari 2021, IEF 19692, ECLI:NL:HR:2021:37 (Infineon tegen NXP) Zie [IEF 18431] en de Conclusie A-G [IEF 19379]. Deze merkenzaak betreft een geschil tussen twee chipfabrikanten. NXP is eigenaar van de ‘zogeheten Mifare-technologie’, die wordt gebruikt in chipkaarten en kaartlezers voor het openbaar vervoer. Met deze technologie is NXP wereldwijd marktleider op het gebied van electronic ticketing. NXP is tevens houdster van diverse Mifare-merken, waaronder twee woordmerken ‘MIFARE’. Infineon brengt kaartchips op de markt, in concurrentie met NXP. Infineon vermeldt bij de productspecificaties van een deel van haar kaartchips dat deze ‘Mifare compatible’ zijn. Volgens NXP vormt een dergelijke uiting een inbreuk op haar merkrechten en een vorm van ongeoorloofde vergelijkende reclame.

Er wordt onder meer geoordeeld dat de juistheid van de aanduiding ‘Mifare compatible’ niet is komen vast te staan omdat voor communicatie tussen bepaalde kaartlezers van NXP en de kaartchips van Infineon een add-on nodig is die apart moet worden aangeschaft. Meer in het bijzonder valt niet zonder meer in te zien waarom in de ogen van het relevante publiek de kaartchips van Infineon niet ‘Mifare compatible’ zijn als een add-on nodig is om die kaartchips te kunnen gebruiken met de Mifare kaartlezers. NXP wordt in ongelijk gesteld.

3.2.4
Het onderdeel neemt verder terecht tot uitgangspunt dat het bij de vraag naar de juistheid van de uiting erop aankomt hoe het relevante publiek die uiting zal opvatten.6 Het hof heeft (in rov. 17) vastgesteld dat volgens beide partijen het relevante publiek in dit geval bestaat uit inkopers van fabrikanten die chipkaarten produceren, van bedrijven die kaartlezers plaatsen, van system integrators, en van industriële distributeurs, die allen opereren in een business-to-business sfeer en een hoge graad van deskundigheid hebben.

Infineon heeft ter onderbouwing van haar stelling dat de claim ‘Mifare compatible’ juist is, aangevoerd dat zij al vele jaren jaarlijks tientallen of zelfs honderden miljoenen chips als ‘Mifare compatible’ heeft verkocht aan vele afnemers voor gebruik in of met Mifare-systemen, zonder dat over (gebrek aan) compatibiliteit enige klacht is gekomen, en dat verschillende afnemers in deze procedure hebben verklaard dat de desbetreffende chips naar volle tevredenheid werken. Door voorbij te gaan aan deze stelling van Infineon met de overweging dat dit niets zegt over de (technische) juistheid van deze aanduiding, heeft het hof hetzij miskend dat niet zonder meer beslissend is of de aanduiding ‘technisch juist’ is in de door het hof bedoelde zin (dat de kaartchips van Infineon in de praktijk altijd kunnen communiceren met elke MIFARE kaartlezer van NXP of haar licentienemers) maar dat het erop aankomt hoe het relevante publiek de uiting zal opvatten, hetzij heeft het zijn oordeel in het licht van die stelling onvoldoende gemotiveerd. Het onderdeel slaagt derhalve.

3.3.2
Het onderdeel treft doel. Blijkens het proces-verbaal van de pleidooizitting in hoger beroep (blz. 4) heeft Infineon – in reactie op de bij dat pleidooi door NXP betrokken stelling dat een add-on het mogelijk maakt dat het systeem met verschillende MIFARE varianten kan communiceren en dat zo’n add-on op afstand geïnstalleerd kan worden en dat dit dus niet bij alle poortjes afzonderlijk gedaan hoeft te worden – gesteld

- dat elke kaartlezer met MIFARE technologie kan communiceren met MIFARE Classic kaartchips en (dus) ook met Infineon chips;
- dat voor die communicatie steeds een add-on nodig is, die MIFARE heet en alle talen spreekt, dus ook de Classic taal, en
- dat dit uitgezet kan worden, maar dat dat niet de praktijk is.

In het licht van deze stellingen, die het hof niet heeft verworpen, is onvoldoende gemotiveerd het oordeel van het hof dat de juistheid van de aanduiding ‘Mifare compatible’ niet is komen vast te staan omdat voor communicatie tussen bepaalde kaartlezers van NXP en de kaartchips van Infineon een add-on nodig is die apart moet worden aangeschaft. Meer in het bijzonder valt in het licht van deze stellingen niet zonder meer in te zien waarom in de ogen van het relevante publiek de kaartchips van Infineon niet ‘Mifare compatible’ zijn als een add-on nodig is om die kaartchips te kunnen gebruiken met de Mifare kaartlezers.