Octooirechten op sleepboot wel verkocht in IPS-overeenkomst

Rb. Rotterdam 4 oktober 2023, IEF 21728; ECLI:NL:RBROT:2023:9285 (NVS tegen IMC) NVS Maritime Consultancy (hierna: NVS) is een onderneming die zich bezighoudt met advisering in het kader van het ontwerpen van schepen. IMC Corporate Licensing (hierna: IMC) is een onderneming die zich bezighoudt met het ontwikkelen van maritieme technologie. In 2018 hebben partijen een overeenkomst gesloten over de verkoop van intellectuele eigendomsrechten op een sleepboot. IMC werkte aan het ontwerp van een 24 meter lange sleepboot met QR-systeem (2409-model) en later aan een groter model met een lier (2410-model). NVS was in de veronderstelling dat zij ook de rechten op het 2410-model had gekregen die IMC verder aan het ontwikkelen was, niet alleen het 2409-model. NVS vordert een verklaring voor recht dat zij de intellectuele eigendomsrechten overgedragen heeft gekregen van de 2410 en de 2409 in de overeenkomst van 2018. IMC stelt dat NVS niet-ontvankelijk is in haar vorderingen. In reconventie vordert IMC te verklaren dat alleen de auteursrechten van het 2409-model zijn overgedragen. Daarnaast vordert IMC te verklaren dat NVS te kort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst. Ook voert IMC in reconventie aan dat de gesloten overeenkomst niet de auteursrechten dekt, zodat zij eigenaar blijft van het auteursrecht op het 2409-model. 

De rechtbank oordeelt dat het conceptontwerp van het 2410-model een doorontwikkeling is van het 2409-model. Dit betekent dat NVS (het conceptontwerp en de intellectuele eigendomsrechten van) het 2410-model heeft gekocht op grond van de overeenkomst. Partijen waren aanvankelijk van plan om het 2409-model te ontwikkelen en op de markt te brengen. Het 2410-model kwam pas later in beeld nadat er belangstelling voor was vanuit de markt en is dus voortgebouwd op het bestaande 2409-model. IMC schetste de mogelijkheden om het 2409-model aan te passen naar het 2410-model. Daarbij werd niet gesproken over het sluiten van een nieuwe overeenkomst. Beide partijen zijn toen doorgegaan met de ontwikkeling en verkoop van het 2410-model zonder een nieuwe overeenkomst te sluiten. IMC heeft NVS ondersteund bij de ontwikkeling van het 2410-model en heeft expliciet naar de overeenkomst verwezen in de factuur. Hierdoor heeft NVS dus wel de intellectueel eigendomsrechten gekocht op het 2410-model. De primaire vordering van NVS wordt toegewezen. 

Dan komt de rechtbank toe aan de beoordeling van de vorderingen die betrekking hebben op de auteursrechten van het 2409-model. Niet in geschil is dat IMC als maker van het werk de originiair auteursrechthebbende is. De rechtbank oordeelt dat de IPS-overeenkomst alleen betrekking heeft op octrooirechten en geen auteursrechten omvat. Wat het 2410-model betreft, betwisten partijen dat het 2410-model een zelfstandig auteursrechtelijk beschermd werk is. De rechtbank vindt deze kwestie niet relevant omdat het auteursrecht op het 2409-model, en eventueel op het 2410-model, geen onderdeel uitmaakt van de overeenkomst en er geen andere overeenkomsten zijn over de overdracht van auteursrechten. IMC heeft echter NVS toestemming gegeven om het 2410-model te bouwen, wat impliceert dat NVS een licentie heeft op het auteursrecht van het 2410-model. Daarom wordt de vordering van IMC om te verklaren dat NVS geen rechten kan doen gelden met betrekking tot het auteursrecht op het 2410-model afgewezen. Daarnaast oordeelt de rechter dat NVS ook aanspraak maakt op de industrial designs van het 2410-model door middel van een licentie. NVS vordert tevens een verbod voor IMC om de IE-rechten over te dragen, maar dit wordt afgewezen door de rechtbank. De rechtbank ziet geen grond voor IMC om de rechten nogmaals te vervreemden. De rechtbank is het met NVS eens dat zij niet is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. NVS is namelijk bezig geweest met het verder ontwikkelen van het 2410-model en heeft daarbij geen verplichting in het leven geroepen om het 2409-model op de markt te brengen. De rechtbank ziet geen reden voor (partiële) ontbinding van de overeenkomst die IMC in reconventie eist, omdat er niet toerekenbaar tekort is geschoten en zich geen bijzondere omstandigheden voordoen.

4.14.5.

Bij het voorgaande neemt de rechtbank tevens in aanmerking dat NVS aan de hand van een verklaring van octrooigemachtigde [naam05] van [bedrijf03] heeft betoogd dat de technologie, die is toegepast in het 2410-model, beschreven is in octrooiaanvragen 1 en 2 van de IPS-overeenkomst. IMC heeft erkend dat in het conceptontwerp van het 2410-model de technologie beschreven in die twee octrooien wordt toegepast. Deze omstandigheid bevestigt dat het 2410-model een aanpassing is van het 2409-model (als bedoeld in situatie 2) en niet moet worden aangemerkt als een nieuw ontwerp (als bedoeld in situatie 3). Dat er ook overduidelijk verschillen zijn tussen het 2409-model en 2410-model (zoals door IMC gesteld en onder meer aan de hand van de verklaring van deskundige [naam04] onderbouwd) kan daaraan niet afdoen.

4.14.6.

Ten slotte (maar niet in de laatste plaats) neemt de rechtbank in aanmerking dat partijen zich feitelijk hebben gedragen alsof de IPS-overeenkomst ook betrekking heeft op het 2410-model. Partijen zijn doorgegaan met de ontwikkeling van het 2410-model en IMC heeft zonder een nieuwe overeenkomst te sluiten ingestemd met de bouw/verkoop daarvan. IMC heeft uitleg gegeven en assistentie verleend ter zake van het 2410-model en heeft desgevraagd tekeningen van de rails en karretjes van dat model aan [bedrijf01] verstrekt. In haar factuur van 15/21 juli 2021 heeft IMC expliciet verwezen naar (artikel 3 van) de IPS-overeenkomst. Weliswaar heeft IMC in de begeleidende e-mail op 21 juli 2021 (overigens in strijd met artikel 21 Rv door NVS niet tegelijk met de factuur overgelegd) benadrukt dat de factuur geen betrekking heeft op de extra kosten in verband met de ontwikkeling van het 2410-model (en heeft NVS in haar reactie daarop bevestigd dat dat correct is), maar tussen partijen is op zichzelf niet in geschil dat die extra kosten door NVS aan IMC moeten worden vergoed. Wel twisten partijen over de hoogte van die vergoeding, waarop de rechtbank hierna onder 4.82 e.v. zal ingaan. Beide partijen hebben in correspondentie bevestigd dat het in de IPS-overeenkomst overeengekomen bedrag van € 220.000,00 betrekking heeft op de ontwikkeling van het 2409-model en dat over de extra kosten voor de aanpassing daarvan naar het 2410-model nog afspraken moeten worden gemaakt. Zo schreef IMC bijvoorbeeld in een gespreksverslag van 19 december 2019:

“(…) • Kosten voor de ontwikkeling van de 2409 conform overeenkomst

• Kosten voor de ontwikkeling van de 2410 moeten nog opgesteld worden (…)”.

En NVS schreef in een brief van 8 november 2021:

“(…) As we always have confirmed, extra work done by IMC for the 2410 model will be paid by NVS and an agreement for this will be made. (…)”.

Uit de correspondentie en besprekingen tussen partijen rijst het beeld op dat partijen het voornemen hadden een op de feitelijke ontwikkelingen toegesneden overeenkomst te sluiten. Daar is het uiteindelijk niet van gekomen. Intussen concentreerden partijen zich vooral op de daadwerkelijke realisatie van de eerste sleepboot gebouwd naar het 2410-model. Beide partijen wisten namelijk uit ervaring dat zodra een eerste exemplaar gebouwd naar een nieuw scheepsontwerp daadwerkelijk in de vaart genomen is, dit feit de verkoop van een tweede en volgende boot vereenvoudigt. Als situatie 3 van toepassing was geweest, had het voor de hand gelegen dat beide partijen eerst juridische duidelijkheid in de vorm van een overeenkomst hadden gewild.

4.15.

Omdat het conceptontwerp van het 2410-model door de rechtbank geacht wordt te vallen onder de door partijen voorziene situatie 2, heeft de IPS-overeenkomst dus ook betrekking op het 2410-model. Dit brengt mee dat de primaire vordering van NVS, als weergegeven onder 3.1 sub I, toewijsbaar is in die zin, dat voor recht zal worden verklaard dat NVS (het conceptontwerp en de IP/patent rights van) het 2410-model heeft gekocht op grond van de IPS-overeenkomst. Nu partijen het erover eens zijn dat de hoogte van de extra kosten voor de ontwikkeling van het 2410-model nader moet worden vastgesteld, zal dat aan de toe te wijzen verklaring voor recht worden toegevoegd.