Octrooi dat over enkele maanden expireert is geen grond om inbreuk toe te laten

Rechtbank Den Haag 23 april 2014, IEF 13782 (MSD tegen Mylan)
Uitspraak ingezonden door Ruud van der Velden en Bert Oosting, Hogan Lovells. MSD is houdster van EP 0 724 444 voor een werkwijze voor de behandeling van klassieke mannelijke kaalheid met 5-alfareductaseremmers. Mylan heeft handelsvergunningen verkregen voor finasteride 1 mg. Het betoog dat in de conclusies van EP 444 genoemde doseringen, absolute doseringen betreffen is een onjuiste veronderstelling. De vorderingen worden toegewezen, waaronder een verbod, opgave, recall en schadevergoeding en winstafdracht. Het gegeven dat EP 444 over enkele maanden expireert, is geen grond om de voortzetting van de inbreuk de komende maanden toe te laten.

Een verbod op indirecte inbreuk wordt afgewezen. Een rectificatie op de website wordt ook afgewezen, het is onvoldoende toegelicht dat er een belang bij is naast de toegewezen recall.

5.29. Daarnaast heeft Mylan aangevoerd dat haar tablet van 1 mg niet valt onder het in conclusie 1 geclaimde bereik, omdat het bereik gaat tot 1,0 mg (in plaats van tot en met 1,0 mg). Mytan ziet daarbij over het hoofd dat conclusie 1 het heeft over een bereik van “ongeveer” 0,05 tot 1,0 rng. Mede gelet op het feit dat in de beschrijving op diverse plaatsen een dosering van 1,0 mg wordt genoemd, moet worden aangenomen dat de gemiddelde vakman zal begrijpen dat ook een tablet van 1,0 mg onder de beschermingsomvang van conclusie 1 valt. Bovendien is de dosering van 1,0 mg afzonderlijk en expliciet geclaimd in conclusie 2 van EP 444. Het product van Mylan valt dus hoe dan ook onder de beschermingsomvang van EP 444.

5.3 3. Welk afzonderlijk belang MSD heeft bij toewijzing van een verbod op indirecte inbreuk heeft zij niet toegelicht, zodat die vordering wordt afgewezen. Datzelfde geldt voor het verbod op “het uitlokken en/of profiteren van inbreuk [...J, rechtstreeks of via één of meer tussenpersonen” omdat gesteld noch gebleken is dat Mylan op een andere manier bij inbreuken betrokken is dan door zelf voorbehouden handelingen te verrichten.

5.3 5. Het gevorderde bevel tot terugneming van producten zal worden afgewezen omdat — zoals Mylan onbestreden heeft aangevoerd — Mylan haar afnemers niet kan dwingen producten terug te sturen. Voor zover MSD heeft bedoeld terugroeping te vorderen, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien welk belang zij daarbij heeft naast het afzonderlijk gevorderde bevel tot versturing van een brief waarin afnemers wordt verzocht inbreukmakende producten terug te sturen. Dat laatste bevel zal worden toegewezen. De gevorderde “rectificatie” op de website van Mylan zal worden afgewezen. MSD heeft niet gesteld, laat staan voldoende toegelicht dat zij daarbij belang heeft naast de toe te wijzen recall.