Octrooi RCT blijft voor de rechter in stand

Rechtbank Den Haag 23 januari 2019, IEF 18238, LS&R 1694, ECLI:NL:RBDHA:2019:563 (Accord tegen RCT). Octrooirecht. Bodemzaak. Eerste aanleg. Accord is een producent van generieke geneesmiddelen. RCT is een technologisch investerings- en managementbedrijf dat o.a. onderzoeken van universiteiten ondersteunt, en in dat verband ook (geoctroieerde) uitvindingen exploiteert. RCT is in dit verband houder van een octrooi dat betrekking heeft op "Enantiomere anticonvulsie-aminozuurderivaten”. In december 1995 heeft Daeock Choi (hierna: Choi) zijn proefschrift ter verkrijging van een PhD-graad aan de UoH verdedigd. In geschil is de vraag of dit proefschrift tot de stand van de techniek behoorde. RCT erkend het bestaan van Choi, maar stelt dat dit niet openbaar toegankelijk was, nu het document enkel toegankelijk was voor personen die een uitdrukkelijke of stilzwijgende geheimhoudingsplicht hadden. De rechtbank gaat mee in dit argument, en rekent Choi niet tot de stand van de techniek. Het octrooi is dus nieuw. Hierna komt de vraag aan bod of de door RCT ingeroepen prioriteit geldig is. De rechtbank oordeelt dat de ingeroepen prioriteit geldig is, omdat Accord haar stellingen onvoldoende heeft onderbouwd. Tot slot betwist Accord de inventiviteit van het octrooi. Accord stelt dat de masterscriptie van Le Gall een springplank naar dit octrooi is, en dat dit octrooi dus voor de hand lag. Gelet op alle omstandigheden die in deze zaak een rol spelen gaat de rechtbank hier echter niet in mee. Dit betreft zowel indicatoren die impliceren dat het octrooi inventiviteit ontbeert, als indicatoren die impliceren dat het octrooi juist wel inventief is. De rechtbank komt dus tot de conclusie dat er geen grond is het octrooi te vernietigen. De vordering van Accord wordt dus afgewezen.

5.7. In het licht van de bewijslastverdeling en de hiervoor beschreven onderbouwing van RCT, volstaat het enkele beroep van Accord op de datum van de verdediging van het proefschrift van Choi niet. Accord heeft ook niet voldoende aangedragen om toe te komen aan haar bewijsaanbod. Het gevolg is dat Choi 1995 niet tot de stand van de techniek op de (ingeroepen) prioriteitsdatum gerekend kan worden.

5.16. De slotsom is dat Accord haar subsidiaire stelling dat de ingeroepen prioriteit ongeldig is omdat de prioriteitsrechten (deels) bij de UoH berustten, zodat Kohn deze niet heeft kunnen overdragen aan RCT, in het licht van de betwisting door RCT onvoldoende heeft onderbouwd met bewijsstukken. Door de wijze waarop Accord deze stelling naar voren heeft gebracht, heeft zij in wezen pas ter zitting duidelijk gemaakt wat haar subsidiaire stelling ten aanzien van de ongeldigheid van de prioriteit inhield. Anders dan Accord lijkt aan te nemen, is het indienen van een deskundigenrapport niet gelijk te stellen aan het innemen van een stelling in deze procedure. Dat geldt temeer als dat deskundigenrapport niet meer dan een kritische reactie op een beslissing van een buitenlandse rechter is. Door de processtrategie van Accord is het complexe debat dat schuilgaat achter de paar zinnen in de dagvaarding en de akte bij aanbrengen, niet goed uit de verf gekomen. Dit is echter het gevolg van de keuze van Accord om deze procedure in het VRO-regime te voeren, haar kaarten vervolgens nog even tegen de borst te houden en om, toen zij volledig bekend was met het verweer van RCT en alle bewijsstukken uit de Engelse procedure, niet alsnog te verzoeken de zaak uit het VRO-regime te halen. Deze proceshouding brengt mee dat de rechtbank Accord niet in de gelegenheid zal stellen haar betoog nader toe te lichten en/of nader bewijs aan te dragen.

5.29. Gelet op deze omstandigheden vormde de openbaarmaking van de stof 107e in Le Gall geen uitgangspunt dat de vakman op de prioriteitsdatum als een reëel vertrekpunt zou hebben genomen om tot de uitvinding te komen. Reeds daarop stuit de redenering van Accord aan de hand van de PSA dat EP 289 niet inventief is ten opzichte van Le Gall af.

5.30. Er zijn bovendien secundaire indicia die er op duiden dat het octrooi inventief is: Kohn en zijn collega’s waren bij uitstek deskundig op het gebied van de ontwikkeling van anti-epileptica en zij waren bekend met Le Gall . Toch hebben zij jarenlang niet ingezien dat 107e een interessante stof was om nader te onderzoeken. Volgens Accord zou dat kunnen liggen aan tunnelvisie. Dat zou dan echter ook moeten gelden voor de farmacologen van Eli Lilly. Blijkens de getuigenverklaring van Kohn in de Engelse procedure hebben medewerkers van Eli Lilly Le Gall immers ook ontvangen. Ook zij hebben 107e niet herkend als een verbinding die interessant was om te splitsen in de enantiomeren en nader te onderzoeken. Dat zij last hebben gehad van dezelfde tunnelvisie, maar de gemiddelde vakman dat niet zou hebben gehad, ligt niet voor de hand en Accord heeft daartoe verder niets aangevoerd. De secundaire aanwijzing dat de vakgroep van Kohn en de farmacologen van Eli Lilly de potentie van 107e niet hebben herkend, weegt de rechtbank daarom wel mee. Daar komt nog bij dat lacosamide op de prioriteitsdatum voorzag in een grote behoefte, omdat het sterk verbeterde farmacologische eigenschappen heeft ten opzichte van de stand van de techniek. Het door het octrooi beschermde product Vimpat is dan ook een groot commercieel succes geworden. Volgens RCT bedroeg de jaarlijkse omzet van Vimpat in 2017 wereldwijd 976 miljoen Euro. Als de uitvinding voor de hand had gelegen uitgaande van 107e, was er zeker bij Eli Lilly wel een motivatie geweest om de stof verder te onderzoeken.