Octrooi vernietigd wegens ongeoorloofde toegevoegde materie

Rechtbank Den Haag 11 november 2020, IEF 19591, LS&R 1882; ECLI:NL:RBDHA:2020:11386 (MSD tegen Wyeth) Octrooirecht. Zie eerder [IEF 19498]. Partijen zijn beide farmaceutische bedrijven. Wyeth is houdster van het Europees octrooi voor een gesiliconiseerd houdermiddel gevuld met een formulering voor een pneumokokken-vaccin. Wyeth heeft ten opzichte van het octrooi zoals verleend een surfactant toegevoegd aan conclusie 1 en gebruiksconclusies geïntroduceerd. De stelling van MSD dat conclusie 1 volgens de tekst van de hulpverzoeken geen geldigheid kan verschaffen aan het octrooi, slaagt. Er is sprake van ongeoorloofde toegevoegde materie, omdat de vakman de informatie, gebruikmakend van zijn algemene vakkennis, niet rechtstreeks en ondubbelzinnig uit de oorspronkelijke aanvrage kan afleiden. De volgconclusies en hulpverzoeken kunnen het octrooi geen geldigheid verschaffen. De rechtbank vernietigt het Nederlandse deel van het octrooi.

4.12. De stelling van MSD dat conclusie 1 van EP 679 volgens de tekst van de hulpverzoeken geen geldigheid kan verschaffen aan het octrooi omdat sprake is van ongeoorloofde toegevoegde materie, slaagt. Daartoe is het volgende redengevend.

4.13. In artikel art. 75 lid 1 aanhef en onder c ROW, is, in navolging van de artikelen 123 lid 2 en 138 lid 1 aanhef en onder c EOV, voor zover van belang bepaald dat een octrooi door de rechter wordt vernietigd wanneer het onderwerp van het octrooi niet wordt gedekt door de inhoud van de ingediende aanvrage of, indien het octrooi is verleend op een afgesplitste aanvrage, (tevens) door de inhoud van de oorspronkelijke aanvrage. In dat geval is sprake van ongeoorloofde toegevoegde materie. Om vast te stellen of dit het geval is, wordt volgens vaste rechtspraak (in navolging van het EOB) de zogenoemde ‘disclosure test’, ook wel de ‘gouden standaard’, gebruikt. Deze toets houdt in dat moet worden beoordeeld of de gemiddelde vakman als gevolg van een (voorgestelde) wijziging (hier: door middel van een hulpverzoek), technisch relevante informatie verschaft wordt, die hij met zijn algemene vakkennis, niet rechtstreeks en ondubbelzinnig, impliciet dan wel expliciet uit de oorspronkelijk ingediende aanvrage en, in dit geval tevens, uit de afgesplitste aanvrage, kan afleiden. Daarbij dient de gehele aanvrage in aanmerking te worden genomen. De ratio van dit geldigheidsbezwaar is dat de octrooihouder, in verband met de rechtszekerheid voor derden, zijn rechtspositie niet mag verbeteren door bescherming te claimen voor materie die niet is geopenbaard in de oorspronkelijke (en de afgesplitste) aanvrage. Deze (diclosure) test geldt niet alleen voor toegevoegde materie, maar is ook de toets voor de vaststelling of sprake is van dezelfde uitvinding in verband met een beroep op prioriteit en, met enkele kanttekeningen, voor nieuwheid.

4.33. Een en ander brengt mee dat de vakman als gevolg van de toevoeging van kenmerk 1.f in de hulpverzoeken, technisch relevante informatie verschaft wordt, te weten dat de hulpstoffen genoemd in kenmerken 1.d, e en f (respectievelijk een buffer, een aluminiumzout en een surfactant) gecombineerd in één formulering, silicone-geïnduceerde aggregatie van pneumokokkenpolysacharide-eiwitconjugaten remmen. Die informatie kan hij, gebruik makend van zijn algemene vakkennis, niet rechtstreeks en ondubbelzinnig, impliciet dan wel expliciet uit de oorspronkelijk aanvragen afleiden, zodat sprake is van ongeoorloofde toegevoegde materie. De toevoeging van kenmerk 1.f aan conclusie 1 van EP 679 zoals verleend, kan het octrooi dan ook geen geldigheid verschaffen.