Octrooiaanvrage algoritme TNO tijdens licentieonderhandeling
Rechtbank Den Haag 15 april 2015, IEF 14871; ECLI:NL:RBDHA:2015:4310 (Secureview tegen TNO)
Uitspraak ingezonden door Armand Killan, Bird & Bird. Octrooirecht. Auteursrecht. Software. Secureview ontwikkelt beveiligingscamera's. TNO heeft een aantal algoritmen voor softwareprogramma’s ontwikkeld voor beeldcontrastverbetering en daarvoor een octrooi aangevraagd EP223436; dat octrooi is volgens het EOB niet inventief. Secureview vordert vernietiging van de opdracht en licentieovereenkomst die op grond van dwaling tot stand zijn gekomen en terugbetaling van het onverschuldigd betaalde, omdat - samengevat - de Local Adaptive Contrast Enhancement (LACE-technologie maar (beperkt) octrooirechtelijk beschermd was. In de onderhandeling is uitdrukkelijk steeds gesproken over een aanvrage. Secureview had zelfstandig onderzoek kunnen verrichten ter voorkoming van een onjuiste voorstelling van zaken en de onjuiste voorstelling die zij heeft gehad mede een toekomstige omstandigheid betreft, stuit de vordering van Secureview tevens af op artikel 6:228 lid 2 BW.
4.13 (...) Deze kennisoverdracht en levering vormden de essentie van de Opdrachtovereenkomst. De Opdrachtovereenkomst is tot stand gekomen terwijl partijen nog geen overeenstemming over de voorwaarden van de Licentieovereenkomst hadden bereikt. De licentieverlening was derhalve niet de enige of voornaamste afspraak tussen partijen.
4.14. De onderhandelingen tussen partijen over de Licentieovereenkomst gingen vervolgens om het verkrijgen van een gebruiksrecht door Secureview voor al hetgeen begrepen was in “TNO II’ Rights” en de vergoeding die Secureview daarvoor moest voldoen aan TNO. Secureview verkreeg daarbij ook een licentie voor gebrttik van het auteursrecht op de broncode en voor gebruik van de knowhow van TNO. Ter comparitie heeft TNO verklaard dat het haar bedoeling was dat Secureview een licentie kreeg voor alle mogelijke rechten die zij eventueel nodig kon hebben in verband met de productie van de beveiligingscamera’s die zij voor ogen had. Gesteld noch gebleken is dat de aard en de reikwijdte van de bescherming van de verschillende intellectuele eigendomsrechten van TNO ter zake van LACE-technologie aan de orde zijn geweest in de onderhandelingen. TNO kon en hoefde dus niet te begrijpen dat het Secureview in het bijzonder om octrooirechtelijke bescherming te doen was.
4.15. Ook het door Secureview gestelde essentiële belang van exclusiviteit zal voor TNO niet duidelijk zijn geweest. TNO mocht er bij het sluiten van de Licentieovereenkomst vanuit gaan dat Secureview er mee bekend was dat EP 436 nog maar een aanvrage betrof en geen verleend octrooi. Dat was immers, zoals in 4.9 overwogen, uitdrukkelijk tussen partijen besproken.
4.22. Voor zover ten slotte Secureview de Overeenkomsten is aangegaan in de verwachting van honorering van de octrooiaanvrage door het Europees Octrooibureau, geldt dat dit een toekomstverwachting betreft, waarop geen vernietiging wegens dwaling kan worden gegrond. De rechtbank acht in dit verband tevens van belang, zoals TNO naar voren heeft gebracht, dat Secureview blijkens het bepaalde in artikel 7.2.3 van de Licentieovereenkomst ter zake van de octrooiprocedure geen eisen heeft gesteld aan het handelen van TNO en geen garanties of voorwaarden heeft bedongen in verband met de uitkomst van de aanvraagprocedure.
4.23. Gegeven de omstandigheid dat Secureview zelfstandig onderzoek heeft kunnen verrichten ter voorkoming van een onjuiste voorstelling van zaken en de onjuiste voorstelling die zij heeft gehad mede een toekomstige omstandigheid betreft, stuit de vordering van Secureview tevens af op artikel 6:228 lid 2 BW.
